新聞來源：中國知識產(chǎn)權(quán)報

　　--評艾默生電氣公司訴商標(biāo)評審委員會商標(biāo)異議復(fù)審行政案

　　【裁判要旨】

　　對于在商標(biāo)異議復(fù)審程序中發(fā)現(xiàn)的以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段申請商標(biāo)注冊的行為，應(yīng)當(dāng)參照2001年修正的商標(biāo)法第四十一條第一款的規(guī)定，不予核準(zhǔn)注冊。

　　【案情介紹】

　　1994年9月至2009年1月期間，艾默生電氣公司先后向國家工商行政管理總局商標(biāo)局（下稱商標(biāo)局）申請在第10、21、1、7、8、9、11、16、17、20、28、40等類別上注冊“In-Sink-Erator”商標(biāo)、“愛適易”商標(biāo)、“in sink erator及圖”等商標(biāo)（統(tǒng)稱引證商標(biāo)）。

　　2010年12月，廈門安吉爾水精靈飲水設(shè)備有限公司（下稱安吉爾公司）向商標(biāo)局申請注冊第8975047號“愛適易IN SINK ERATOR及圖”商標(biāo)（下稱被異議商標(biāo)），指定使用在第11類燈、車燈、提燈、電吹風(fēng)、電暖氣等商品上。在法定異議期內(nèi)，艾默生電氣公司針對被異議商標(biāo)向商標(biāo)局提出異議，商標(biāo)局經(jīng)審理裁定：被異議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊。

　　在法定復(fù)審期限內(nèi)，艾默生電氣公司向國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會（下稱商標(biāo)評審委員會）提出復(fù)審申請，其主要理由為：被異議商標(biāo)與引證商標(biāo)構(gòu)成近似商標(biāo)，被異議商標(biāo)的注冊侵犯了艾默生電氣公司的在先著作權(quán)，安吉爾公司注冊被異議商標(biāo)具有明顯惡意，會擾亂正常的市場經(jīng)營秩序。綜上，依據(jù)2001年修正的《中華人民共和國商標(biāo)法》（下稱2001年修正的商標(biāo)法）的規(guī)定，請求不予核準(zhǔn)被異議商標(biāo)注冊。

　　2014年3月24日，商標(biāo)評審委員會作出商評字［2014］第38784號《關(guān)于第8975047號“愛適易IN SINK ERATOR及圖”商標(biāo)異議復(fù)審裁定書》（下稱被訴裁定），認(rèn)定：被異議商標(biāo)指定使用的商品與引證商標(biāo)核定使用的全部商品不屬于類似商品，被異議商標(biāo)與引證商標(biāo)未構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標(biāo)，裁定被異議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊。

　　艾默生電氣公司不服被訴裁定，于法定期限內(nèi)提起行政訴訟。

　　北京市第一中級人民法院認(rèn)為，2001年修正的商標(biāo)法第四十一條第一款系針對已經(jīng)注冊的商標(biāo)，而本案被異議商標(biāo)尚未予以核準(zhǔn)注冊。該條款是對禁止商標(biāo)注冊的絕對事由的規(guī)定，即損害公共秩序或公共利益或妨礙商標(biāo)注冊管理秩序問題所作出的規(guī)定，在案證據(jù)不足以證明被異議商標(biāo)的注冊違反了2001年修正的商標(biāo)法第四十一條第一款規(guī)定，艾默生電氣公司依據(jù)該條款所提的主張不能成立。綜上所述，依照1990年10月1日起施行的《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第（一）項之規(guī)定，判決維持被訴裁定。

　　北京市高級人民法院經(jīng)過審理認(rèn)為，安吉爾公司無實際使用意圖的大批量搶注行為違反了誠實信用原則，具有明顯的復(fù)制、抄襲他人較高知名度商標(biāo)的故意，擾亂了正常的商標(biāo)注冊管理秩序，有損于公平競爭的市場秩序，被異議商標(biāo)的申請注冊不應(yīng)予以核準(zhǔn)。因此，北京市高級人民法院判決撤銷原審判決及被訴裁定，判令商標(biāo)評審委員會重新作出裁定。

　　【法官評析】

　　本案焦點問題是：安吉爾公司申請注冊被異議商標(biāo)的行為是否構(gòu)成2001年修正的商標(biāo)法第四十一條第一款規(guī)定的以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊的情形。

　　一、商標(biāo)法對“不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊”的規(guī)制

　　2001年修正的商標(biāo)法第四十一條第一款規(guī)定，以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊的，由商標(biāo)局撤銷該注冊商標(biāo)；其他單位或者個人可以請求商標(biāo)評審委員會裁定撤銷該注冊商標(biāo)。該項規(guī)定的立法目的在于維護(hù)良好的商標(biāo)注冊、管理秩序，營造良好的商標(biāo)市場環(huán)境。依照該條款的字面規(guī)定，該條款一般適用于已注冊商標(biāo)的撤銷程序，而不適用于商標(biāo)申請審查程序。但是，對于在商標(biāo)申請審查程序中發(fā)現(xiàn)的以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段申請商標(biāo)注冊的行為，若不予制止，等到商標(biāo)注冊程序完成后再啟動撤銷程序予以規(guī)制，不利于及時制止前述不正當(dāng)注冊行為。因此，前述立法精神應(yīng)當(dāng)貫穿于商標(biāo)申請審查、核準(zhǔn)及撤銷程序的始終。在商標(biāo)申請審查、核準(zhǔn)及相應(yīng)訴訟程序中，若發(fā)現(xiàn)商標(biāo)注冊申請人是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段申請注冊商標(biāo)的，可以參照前述規(guī)定，不予核準(zhǔn)注冊。

　　在適用2001年修正的商標(biāo)法第四十一條第一款規(guī)定進(jìn)行審查當(dāng)事人的注冊商標(biāo)行為是否違反該條款規(guī)定時，首先要判斷當(dāng)事人的申請注冊商標(biāo)行為是否以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得了商標(biāo)注冊。以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得了商標(biāo)申請注冊是適用該條款的行為要件，該行為要件也客觀上反映了當(dāng)事人的主觀惡意。同時，2001年修正的商標(biāo)法第三十一條也規(guī)定，申請商標(biāo)注冊不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)，該條規(guī)范的是惡意搶注行為，其中的“不正當(dāng)手段”和“搶先”也體現(xiàn)了訴爭商標(biāo)申請人的惡意。

　　二、兩個法條之間的區(qū)別

　　那么，這兩個法條之間的“不正當(dāng)手段”以及“惡意”之間有什么區(qū)別呢？筆者認(rèn)為，從侵犯的法益或者客體來看，2001年修正的商標(biāo)法第四十一條第一款規(guī)定中的“不正當(dāng)手段”以及“惡意”侵犯的客體是商標(biāo)管理的公共秩序或者公共利益；而2001年修正的商標(biāo)法第三十一條規(guī)定中的“不正當(dāng)手段”以及“惡意”侵犯的客體是他人合法的在先權(quán)益。正是由于侵犯客體的不同，所以進(jìn)行行為判斷時，考慮的因素就不同。比如，在考量商標(biāo)法第三十一條規(guī)定中的“不正當(dāng)手段”以及“惡意”時，要考慮訴爭商標(biāo)申請人與在先使用人是否有業(yè)務(wù)往來；訴爭商標(biāo)申請人與在先使用人是否同處一地，或?qū)儆谕瑯I(yè)競爭者；訴爭商標(biāo)申請人是否曾向在先使用人提出侵權(quán)訴訟或高額商標(biāo)轉(zhuǎn)讓費、許可使用費或損害賠償金等。

　　三、法院對該案的認(rèn)定

　　該案中，艾默生電氣公司的引證商標(biāo)系全球食物垃圾處理和飲用水凈化設(shè)備的領(lǐng)導(dǎo)品牌，早在被異議商標(biāo)申請日之前就已經(jīng)具有較高知名度，經(jīng)過其大量使用，在中國的知名度持續(xù)上升。在案證據(jù)可以證明安吉爾公司并無實際使用意圖先后在第10、21、1、7、8、9、11、16、17、20、28、40等類別上申請注冊23件與引證商標(biāo)相同的商標(biāo)，其還曾申請注冊“大疆”“魅藍(lán)”“富可視”等商標(biāo)，安吉爾公司大批量搶注商標(biāo)的行為違反了誠實信用原則，具有明顯的復(fù)制、抄襲他人較高知名度商標(biāo)的故意，擾亂了正常的商標(biāo)注冊管理秩序，有損于公平競爭的市場秩序。參照2001年修正的商標(biāo)法第四十一條第一款關(guān)于禁止以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊的規(guī)定，安吉爾公司的搶注行為應(yīng)當(dāng)予以禁止，被異議商標(biāo)的申請注冊不應(yīng)予以核準(zhǔn)。據(jù)此，二審法院依法作出了改判。