貼牌加工是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為？日前，浙江省高級人民法院在其作出的（2016）浙民再121號民事判決中給出了答案，法院認(rèn)定該案中接受國外委托方委托進行貼牌加工的國內(nèi)受托方未盡到合理注意義務(wù)，構(gòu)成對國內(nèi)注冊商標(biāo)權(quán)利人的商標(biāo)侵權(quán)行為。

　　據(jù)了解，于某系第3442685號“Roadage”商標(biāo)（下稱涉案商標(biāo)）的注冊人，該商標(biāo)核定使用在大客車、卡車、運貨車、汽車底盤、陸地車輛剎車等第12類商品上。

　　浙江容大商貿(mào)有限公司（下稱容大公司）成立于2014年3月，主要從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。2014年10月，梅山海關(guān)書面通知于某，該海關(guān)已根據(jù)于某的申請將上述容大公司向海關(guān)申報出口的使用了“ROADAGE”商標(biāo)的調(diào)整臂340箱2176個扣留。被訴侵權(quán)產(chǎn)品蓋板正面均標(biāo)有“ROADAGE”或“Roadage”標(biāo)識，其紙質(zhì)外包裝上標(biāo)示了“Roadage及道路圖形”標(biāo)識。

　　據(jù)悉，墨西哥DAVASA工業(yè)集團有限公司（下稱DAVASA公司）授權(quán)容大公司于2014年3月至2019年2月期間在生產(chǎn)卡車零配件時使用其“Roadage”商標(biāo)。

　　隨后，于某將容大公司訴至法院，請求法院確定容大公司侵犯其商標(biāo)專用權(quán)，判令容大公司立即停止生產(chǎn)、銷售、出口被訴侵權(quán)產(chǎn)品并銷毀庫存，賠償其經(jīng)濟損失及合理支出共計50萬元。

　　該案先后經(jīng)寧波市北侖區(qū)人民法院、寧波市中級人民法院審理，兩審法院均判決認(rèn)定容大公司未經(jīng)許可在類似商品上使用與于某持有的涉案商標(biāo)相同或近似的標(biāo)識，容易導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為。據(jù)此，一審法院判決容大公司立即停止銷售、出口侵犯涉案注冊商標(biāo)專用權(quán)商品的行為，銷毀涉案被訴侵權(quán)產(chǎn)品，并賠償于某經(jīng)濟損失及合理支出共計15萬元。后經(jīng)審理，寧波市中級人民法院二審判決維持了原判。

　　容大公司不服二審判決，向浙江省高級人民法院申請再審。

　　浙江省高級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，涉案被訴侵權(quán)的調(diào)整臂與涉案商標(biāo)核定使用的陸地車輛剎車等屬于類似商品；同時，DAVASA公司在涉案商標(biāo)核準(zhǔn)注冊日前應(yīng)已知曉涉案商標(biāo)，其于墨西哥注冊“Roadage”商標(biāo)在主觀上難為善意；容大公司被授權(quán)使用的商標(biāo)并不包含“道路圖形”，其卻在被訴侵權(quán)產(chǎn)品上標(biāo)識“Roadage及道路圖形”標(biāo)識，顯然未盡到合理注意義務(wù)。

　　據(jù)此，法院認(rèn)為，未盡到合理注意義務(wù)加工侵犯國內(nèi)注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的侵權(quán)責(zé)任。該案中，涉案商標(biāo)早已及于國外市場并為相關(guān)公眾所知悉，即使被訴侵權(quán)產(chǎn)品系進入墨西哥市場，但涉案商標(biāo)核定使用的商品也銷往同一國外市場，容大公司在類似商品上使用與涉案商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)標(biāo)識，足以使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，客觀上將對于某的利益造成實質(zhì)損害，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為，據(jù)此再審維持了二審判決。 

　　行家點評：

　　楊宇宙 北京大成（上海）律師事務(wù)所 合伙人：涉外貼牌加工中的商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定問題，長期以來一直是業(yè)界的熱點問題，正反雙方各種理論層出不窮。2015年，最高人民法院在浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司與萊斯防盜產(chǎn)品國際有限公司侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)糾紛案（下稱“PRETUL”案）中，明確指出涉外貼牌加工商品未進入國內(nèi)流通環(huán)節(jié)，因此所貼附的商標(biāo)無法在國內(nèi)起到識別商品來源的作用，貼附商標(biāo)行為非商標(biāo)意義上的使用行為，進而不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為。此后，江蘇省高級人民法院在上海柴油機股份公司與江蘇常佳金峰動力機械公司侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)糾紛案（下稱“東風(fēng)”案）中，提出了“合理注意義務(wù)”和“實質(zhì)性損害”因素，認(rèn)為加工方在接受貼牌加工業(yè)務(wù)時，應(yīng)對國外委托方在國外是否享有注冊商標(biāo)專用權(quán)進行必要審查義務(wù)，特別是審查其獲得商標(biāo)是否具有正當(dāng)性，該合理注意義務(wù)采取明知或應(yīng)知標(biāo)準(zhǔn)。對于一般商標(biāo)，加工方盡到一般審查義務(wù)即可；對惡意注冊商標(biāo)，加工方審查義務(wù)則提高，特別是涉嫌惡意在國外搶注馳名商標(biāo)再進入國內(nèi)貼牌加工出口，會對國內(nèi)商標(biāo)權(quán)利人造成實質(zhì)性損害，加工方仍承攬貼牌加工業(yè)務(wù)的，屬未盡到合理注意與避讓業(yè)務(wù)，應(yīng)承擔(dān)商標(biāo)侵權(quán)責(zé)任。

　　該案案情與“東風(fēng)”案較為類似，裁判思路也一脈相承，法院均提出了“合理注意義務(wù)”和”實質(zhì)性損害”的裁判標(biāo)準(zhǔn)。但與“東風(fēng)”案不同的是，該案通過分析國外委托方商標(biāo)注冊的主觀惡意（注冊在后且國外企業(yè)與商標(biāo)權(quán)利人有在先貿(mào)易往來），以及在相關(guān)商品上多次使用與被授權(quán)商標(biāo)不完全一致而與國內(nèi)商標(biāo)權(quán)利人商標(biāo)完全一致的商標(biāo)，認(rèn)定加工者未盡到合理注意義務(wù)，將注意義務(wù)延伸到審查商標(biāo)具體形態(tài)。此外，該案中法院還明確指出，因為涉案商標(biāo)早已及于國外市場為相關(guān)公眾所知悉，因此足以使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，最終認(rèn)為容大公司在類似商品上使用與涉案商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)標(biāo)識，屬于商標(biāo)意義上的使用行為。該結(jié)論與最高人民法院在“PRETUL”案中涉外貼牌加工的商標(biāo)貼附行為“不屬于商標(biāo)意義上的使用行為”的認(rèn)定不同，而上述關(guān)于相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆誤認(rèn)的說理也突破了我國行現(xiàn)商標(biāo)法地域性規(guī)制。這一問題還有待最高人民法院在類似案件中進一步予以釋明。因此，對于國內(nèi)加工廠商而言，仍應(yīng)在生產(chǎn)經(jīng)營中基于誠實信用原則，采取必要的標(biāo)準(zhǔn)化程序，對國外委托方的商標(biāo)授權(quán)進行合理的注意審查義務(wù)，以避免商標(biāo)侵權(quán)糾紛可能帶來的法律風(fēng)險。

　　姚小娟 浙江天冊律師事務(wù)所 律師：貼牌加工過程中貼附商標(biāo)是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為？這一問題在實踐中爭論已久。浙江省高級人民法院針對該案作出的再審判決，打破了近年來對貼牌加工侵權(quán)認(rèn)定的常規(guī)。

　　該案中，浙江省高級人民法院突破了商標(biāo)權(quán)的地域界限，引入是否導(dǎo)致商標(biāo)權(quán)利人的利益產(chǎn)生實質(zhì)損害這一因素，來判定貼牌加工是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為。鑒于商標(biāo)權(quán)的地域界限，此前有法院判決觀點認(rèn)為，貼牌加工的商品在國內(nèi)市場不流通，不會對國內(nèi)商標(biāo)權(quán)利人的利益造成損害，故不夠成侵權(quán)，而對該貼牌加工產(chǎn)品出口國外后是否會造成市場混淆不做評述。而該案特殊之處在于，雖然被控侵權(quán)的貼牌加工產(chǎn)品全部出口國外，但是商標(biāo)權(quán)利人的產(chǎn)品也出口至同一國家，兩者的國外市場相同，法院認(rèn)定兩者具有同一國外市場，涉案行為足以導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆，對權(quán)利人利益造成實質(zhì)損害。這一判決規(guī)則，突破了商標(biāo)權(quán)的地域界限，引入實質(zhì)損害后果因素來判定是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

　　同時，浙江省高級人民法院在該案中認(rèn)定貼牌加工中的貼附商標(biāo)行為屬于商標(biāo)使用行為。此前有法院判例認(rèn)為，貼牌加工的商品在國內(nèi)市場不流通，所以在國內(nèi)市場不具有標(biāo)識商品或服務(wù)來源的意義，因此不屬于商標(biāo)性使用也不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為。而該案中，浙江省高級人民法院嚴(yán)格依據(jù)我國現(xiàn)行商標(biāo)法第五十七條第二款的規(guī)定，認(rèn)定貼牌加工屬于商標(biāo)意義上的使用行為，對貼牌加工類商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定具有一定的指導(dǎo)意義。