制止惡意搶注行為的“防火墻” ——《商標法》第十五條在商標評審實踐中的適用
| 新聞來源：中國工商報 | |
| ★第8601058號PRINETO商標無效宣告案評析 編者的話 惡意搶注商標行為近年來備受社會公眾關注，由于搶注者投機牟利的基礎是他人辛苦創(chuàng)立的品牌，嚴重違反誠實信用原則，損害公平競爭的市場秩序，因此，制止商標搶注也是《商標法》第三次修訂的重點之一。 現行《商標法》第十五條第一款規(guī)定：“未經授權，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行注冊，被代理人或者被代表人提出異議的，不予注冊并禁止使用。”第二款規(guī)定：“就同一種商品或者類似商品申請注冊的商標與他人在先使用的未注冊商標相同或者近似，申請人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務往來關系或者其他關系而明知該他人商標存在，該他人提出異議的，不予注冊。” 第十五條第一款內容與2001年《商標法》相同，第二款為新增加內容，此條規(guī)定充分體現了《商標法》基于誠實信用原則維護公平交易秩序的立法初衷，成為打擊惡意搶注行為的有力武器。本期刊登三個具有一定典型性的案例，希望有助于讀者更好地理解此條款在商標評審實踐中的適用。 民法調整的是平等主體之間因財產和人身關系而產生的特定社會關系。其中，知識產權法屬于民法的子法律，而《商標法》又包含在知識產權法范疇內，因此民法的基本原則大多適用于知識產權法，亦適用于《商標法》。 在民法的眾多基本原則中，誠實信用原則被稱為“帝王規(guī)則”?！渡虡朔ā返纳淌路ê褪袌鲋刃蚍ǖ男再|，決定了誠實信用原則在《商標法》中具有更重要的地位和作用。2001年《商標法》第十五條規(guī)定了禁止代理人搶注被代理人商標的行為。在適用該條款對代理關系進行界定時，應當結合制止代理人違反誠實信用原則惡意搶注被代理人商標行為的立法目的，對相關行為予以考量。本文結合PRINETO商標無效宣告案件，對依據《商標法》第十五條規(guī)定保護被代理人商標的適用進行闡述。 ◎基本案情 申請人：艾維緹安裝和連接技術有限公司 被申請人：上海圣堡樓宇機電設備工程有限公司 爭議商標：第8601058號PRINETO商標 ?。ㄒ唬┊斒氯酥鲝?br/> 申請人的主要理由是：申請人在衛(wèi)生工程和供暖工程領域內具有很高知名度，其產品銷售市場覆蓋意大利、奧地利、比利時、荷蘭、俄羅斯等國家以及中國香港特別行政區(qū)。被申請人的股東為孫某和郁某，上海新昂工貿有限公司的股東亦為孫某和郁某，兩公司為相同控制人。上海新昂工貿有限公司系申請人的代理商。2007年3月28日，上海新昂工貿有限公司與申請人簽訂了《PRINETO普林多部分產品的價格協議》。爭議商標申請注冊日為2010年8月23日，故在爭議商標申請日前，被申請人已經知曉或理應知曉申請人的PRINETO普林多商標的存在。被申請人在未經申請人許可的情況下，擅自以自己的名義將申請人的PRINETO商標在第6類商品上搶注的行為，違反了誠實信用原則，爭議商標應予以無效宣告。 被申請人在規(guī)定期限內未予答辯。 ?。ǘ┥淘u委審理與裁定 商評委經審理查明：爭議商標由被申請人于2010年8月23日申請，2011年12月21日獲準注冊，指定使用在第6類普通金屬合金、五金器具等商品上。 根據當事人理由、商評委查明的事實，商評委認為本案焦點問題可歸納為，爭議商標的注冊和使用是否屬于未經授權，擅自以自己的名義注冊被代理人商標的行為。由申請人提交的證據可知，被申請人股東與上海新昂工貿有限公司的股東同為孫某和郁某。2011年8月15日，上海新昂工貿有限公司成為德國PRINETO普林多品牌在中國區(qū)的總代理；2007年，申請人與上海新昂工貿有限公司簽訂了關于PRINETO品牌的散熱片及地暖取暖管道、鋁塑管等商品的價格協議。加之申請人與華展鑫榮國際招標代理（北京）有限公司簽訂的銷售合同，輔以華展鑫榮國際招標代理（北京）有限公司關于上述銷售合同實際收貨人系上海新昂工貿有限公司的聲明相互佐證，可以形成較為完整的證據鏈，證明上海新昂工貿有限公司與申請人構成代理關系且其理應知曉申請人PRINETO品牌商品。綜合在案證據，可以認定在爭議商標申請注冊日前，被申請人理應知曉申請人PRINETO商標。爭議商標與申請人的商標同為英文商標PRINETO，核定使用的普通金屬合金、五金器具等商品與申請人使用的散熱片及地暖取暖管道、鋁塑管等商品在功能用途、銷售途徑、消費對象等方面相近，構成類似商品。因此，被申請人在未取得申請人授權的情況下擅自申請注冊爭議商標的行為，已構成未經授權擅自以自己的名義將被代理人的商標進行注冊的行為。 綜上，商評委依據2001年《商標法》第十五條的規(guī)定，裁定爭議商標予以無效宣告。 ◎評 析 由在案證據可知，申請人與上海新昂工貿有限公司構成《商標法》意義上的代理關系。雖然被申請人與上海新昂工貿有限公司為不同法人主體，但兩家公司為相同股東所有，故可以推定被申請人明知申請人PRINETO商標的存在。在爭議商標申請注冊日前，申請人的PRINETO商標在散熱片及地暖取暖管道、鋁塑管等商品上，在中國內地尚未申請注冊，但已使用。就構成要件而言，被申請人申請注冊爭議商標的行為已構成現行《商標法》第十五條第二款規(guī)定的情形。鑒于爭議商標獲準注冊日期早于2014年5月1日現行《商標法》施行的日期，根據法不溯及既往的原則，爭議商標審理應適用2001年《商標法》。根據《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》（下稱《商標授權確權意見》）第12條的規(guī)定，最高人民法院基于維護誠實信用原則，以制止惡意搶注行為為目的，并未拘泥于民法意義上代理關系的認定，而是對代理關系進行了擴充解釋。因此，本案可以認定申請人與被申請人構成《商標法》意義上的代理關系，被申請人申請注冊爭議商標的行為屬于2001年《商標法》第十五條規(guī)定的情形。 ?。ㄒ唬┫嚓P法律及適用分析 2001年《商標法》第十五條規(guī)定：“未經授權，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行注冊，被代理人或者被代表人提出異議的，不予注冊并禁止使用?！币话闱闆r下，構成《商標法》第十五條規(guī)定的情形，需要滿足以下條件：（1）系爭商標注冊申請人是商標所有人的代理人或者代表人。（2）系爭商標指定使用在與被代理人、被代表人的商標使用的商品/服務相同或類似的商品/服務上。（3）系爭商標與被代理人、被代表人商標相同或近似。（4）代理人或者代表人不能證明其申請注冊行為已獲得被代理人或者被代表人授權。 在商標爭議案件中，被代理人、被代表人或者利害關系人應該自系爭商標注冊之日起5年內提出撤銷請求。 對于該條款中規(guī)定的代理或者代表關系，《商標授權確權意見》第12條規(guī)定：“商標代理人、代表人或者經銷、代理等銷售代理關系意義上的代理人、代表人未經授權，以自己的名義將被代理人或者被代表人商標進行注冊的，人民法院應當認定屬于代理人、代表人搶注被代理人、被代表人商標的行為。審判實踐中，有些搶注行為發(fā)生在代理、代表關系尚在磋商的階段，即搶注在先，代理、代表關系形成在后，此時應將其視為代理人、代表人的搶注行為。與上述代理人或者代表人有串通合謀搶注行為的商標注冊申請人，可以視其為代理人或者代表人。對于串通合謀搶注行為，可以視情況根據商標注冊申請人與上述代理人或者代表人之間的特定身份關系等進行推定?！?br/> 現行《商標法》將第十五條分為兩款，第一款與2001年的《商標法》第十五條表述完全一致，增設的第二款為：“就同一種商品或者類似商品申請注冊的商標與他人在先使用的未注冊商標相同或者近似，申請人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務往來關系或者其他關系而明知該他人商標存在，該他人提出異議的，不予注冊?！?br/> ?。ǘ┍景副簧暾埲耸欠駱嫵纱砣藫屪⑿袨榈姆治?br/> 根據前文法律規(guī)定、審理標準要件，結合在案證據，在PRINETO商標無效宣告案件中，被申請人申請注冊爭議商標的行為已滿足前文所述的構成要件（2）（3）（4）之內容，因此認定申請人與被申請人是否構成《商標法》意義上的代理關系，成為本案關鍵之所在，也是適用《商標法》第十五條之核心。 由《商標授權確權意見》可知，最高人民法院對代理關系在《商標法》上的認定作出了擴充解釋：經銷、代理等銷售代理關系；搶注在先，代理、代表關系形成在后；與代理人或代表人有串通合謀搶注行為的申請人。上述三種情況均被最高人民法院視為《商標法》意義上的代理關系，其中未經授權的商標申請注冊人為《商標法》意義上的代理人或代表人。 回歸本案，上海新昂工貿有限公司與申請人于2011年達成協議，成為德國PRINETO普林多品牌產品在中國區(qū)的總代理。在此之前雙方簽訂價格協議等行為，均可視為締結銷售代理合同前的接觸、磋商。上海新昂工貿有限公司已構成《商標法》第十五條所指的申請人的代理人。在此基礎上，上海新昂工貿有限公司不可能不了解申請人PRINETO商標的信息情況。這樣，在爭議商標申請注冊日前，上海新昂工貿有限公司與申請人已形成一定信賴關系?；谡\實信用原則，上海新昂工貿有限公司負有不得將PRINETO商標占為己有的義務。而且，這種義務應基于誠實信用原則被賦予一定程度的延伸，即除了不得占為己有搶先注冊PRINETO商標外，亦不得與他人串通合謀搶先注冊PRINETO商標而分享其不當之利。被申請人與上海新昂工貿有限公司雖為不同法人主體，但二者由相同股東控制。由此可以推定，在爭議商標申請注冊日前，被申請人已經知悉申請人在散熱片及地暖取暖管道、鋁塑管等商品上的PRINETO商標。因此，被申請人申請注冊爭議商標的行為，可以定性為其與申請人的代理人上海新昂工貿有限公司的串通合謀搶注行為。繼而，被申請人構成《商標法》意義上的代理人，其申請注冊爭議商標的行為已構成代理人未經授權搶注被代理人商標的行為。 綜上，基于對誠實信用原則的適用，在PRINETO商標無效宣告案件中，被申請人申請注冊和使用爭議商標的行為，已構成了2001年《商標法》第十五條規(guī)定的情形，爭議商標應予宣告無效。 ◎綜合評述 《商標法》具有規(guī)范市場秩序的屬性。誠實信用原則是商事行為的本質要求，更是維護正常交易秩序的基本條件。誠實信用原則已在現行《商標法》中上升為具體法律條款，這次修訂加大了該原則作為立法指導及行為導向的力度，明確了其在《商標法》中的地位。《商標法》第十五條禁止代理人或者代表人惡意搶注被代理人或者被代表人商標的行為，充分體現了基于誠實信用原則規(guī)范商事主體行為，維護公平交易秩序的立法初衷。只有在實踐中正確理解、有效實施，明確基本原則在《商標法》中的地位，才能更好地平衡商標權人、消費者及社會公眾的利益，從而建立和維護良好的商標注冊管理秩序，促進市場經濟的良性互動。 |
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