制止惡意搶注行為的“防火墻” ——《商標(biāo)法》第十五條在商標(biāo)評審實踐中的適用
| 新聞來源：中國工商報 | |
| ★第8601058號PRINETO商標(biāo)無效宣告案評析 編者的話 惡意搶注商標(biāo)行為近年來備受社會公眾關(guān)注，由于搶注者投機牟利的基礎(chǔ)是他人辛苦創(chuàng)立的品牌，嚴(yán)重違反誠實信用原則，損害公平競爭的市場秩序，因此，制止商標(biāo)搶注也是《商標(biāo)法》第三次修訂的重點之一。 現(xiàn)行《商標(biāo)法》第十五條第一款規(guī)定：“未經(jīng)授權(quán)，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標(biāo)進行注冊，被代理人或者被代表人提出異議的，不予注冊并禁止使用。”第二款規(guī)定：“就同一種商品或者類似商品申請注冊的商標(biāo)與他人在先使用的未注冊商標(biāo)相同或者近似，申請人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在，該他人提出異議的，不予注冊?！?br/> 第十五條第一款內(nèi)容與2001年《商標(biāo)法》相同，第二款為新增加內(nèi)容，此條規(guī)定充分體現(xiàn)了《商標(biāo)法》基于誠實信用原則維護公平交易秩序的立法初衷，成為打擊惡意搶注行為的有力武器。本期刊登三個具有一定典型性的案例，希望有助于讀者更好地理解此條款在商標(biāo)評審實踐中的適用。 民法調(diào)整的是平等主體之間因財產(chǎn)和人身關(guān)系而產(chǎn)生的特定社會關(guān)系。其中，知識產(chǎn)權(quán)法屬于民法的子法律，而《商標(biāo)法》又包含在知識產(chǎn)權(quán)法范疇內(nèi)，因此民法的基本原則大多適用于知識產(chǎn)權(quán)法，亦適用于《商標(biāo)法》。 在民法的眾多基本原則中，誠實信用原則被稱為“帝王規(guī)則”?！渡虡?biāo)法》的商事法和市場秩序法的性質(zhì)，決定了誠實信用原則在《商標(biāo)法》中具有更重要的地位和作用。2001年《商標(biāo)法》第十五條規(guī)定了禁止代理人搶注被代理人商標(biāo)的行為。在適用該條款對代理關(guān)系進行界定時，應(yīng)當(dāng)結(jié)合制止代理人違反誠實信用原則惡意搶注被代理人商標(biāo)行為的立法目的，對相關(guān)行為予以考量。本文結(jié)合PRINETO商標(biāo)無效宣告案件，對依據(jù)《商標(biāo)法》第十五條規(guī)定保護被代理人商標(biāo)的適用進行闡述。 ◎基本案情 申請人：艾維緹安裝和連接技術(shù)有限公司 被申請人：上海圣堡樓宇機電設(shè)備工程有限公司 爭議商標(biāo)：第8601058號PRINETO商標(biāo) ?。ㄒ唬┊?dāng)事人主張 申請人的主要理由是：申請人在衛(wèi)生工程和供暖工程領(lǐng)域內(nèi)具有很高知名度，其產(chǎn)品銷售市場覆蓋意大利、奧地利、比利時、荷蘭、俄羅斯等國家以及中國香港特別行政區(qū)。被申請人的股東為孫某和郁某，上海新昂工貿(mào)有限公司的股東亦為孫某和郁某，兩公司為相同控制人。上海新昂工貿(mào)有限公司系申請人的代理商。2007年3月28日，上海新昂工貿(mào)有限公司與申請人簽訂了《PRINETO普林多部分產(chǎn)品的價格協(xié)議》。爭議商標(biāo)申請注冊日為2010年8月23日，故在爭議商標(biāo)申請日前，被申請人已經(jīng)知曉或理應(yīng)知曉申請人的PRINETO普林多商標(biāo)的存在。被申請人在未經(jīng)申請人許可的情況下，擅自以自己的名義將申請人的PRINETO商標(biāo)在第6類商品上搶注的行為，違反了誠實信用原則，爭議商標(biāo)應(yīng)予以無效宣告。 被申請人在規(guī)定期限內(nèi)未予答辯。 （二）商評委審理與裁定 商評委經(jīng)審理查明：爭議商標(biāo)由被申請人于2010年8月23日申請，2011年12月21日獲準(zhǔn)注冊，指定使用在第6類普通金屬合金、五金器具等商品上。 根據(jù)當(dāng)事人理由、商評委查明的事實，商評委認為本案焦點問題可歸納為，爭議商標(biāo)的注冊和使用是否屬于未經(jīng)授權(quán)，擅自以自己的名義注冊被代理人商標(biāo)的行為。由申請人提交的證據(jù)可知，被申請人股東與上海新昂工貿(mào)有限公司的股東同為孫某和郁某。2011年8月15日，上海新昂工貿(mào)有限公司成為德國PRINETO普林多品牌在中國區(qū)的總代理；2007年，申請人與上海新昂工貿(mào)有限公司簽訂了關(guān)于PRINETO品牌的散熱片及地暖取暖管道、鋁塑管等商品的價格協(xié)議。加之申請人與華展鑫榮國際招標(biāo)代理（北京）有限公司簽訂的銷售合同，輔以華展鑫榮國際招標(biāo)代理（北京）有限公司關(guān)于上述銷售合同實際收貨人系上海新昂工貿(mào)有限公司的聲明相互佐證，可以形成較為完整的證據(jù)鏈，證明上海新昂工貿(mào)有限公司與申請人構(gòu)成代理關(guān)系且其理應(yīng)知曉申請人PRINETO品牌商品。綜合在案證據(jù)，可以認定在爭議商標(biāo)申請注冊日前，被申請人理應(yīng)知曉申請人PRINETO商標(biāo)。爭議商標(biāo)與申請人的商標(biāo)同為英文商標(biāo)PRINETO，核定使用的普通金屬合金、五金器具等商品與申請人使用的散熱片及地暖取暖管道、鋁塑管等商品在功能用途、銷售途徑、消費對象等方面相近，構(gòu)成類似商品。因此，被申請人在未取得申請人授權(quán)的情況下擅自申請注冊爭議商標(biāo)的行為，已構(gòu)成未經(jīng)授權(quán)擅自以自己的名義將被代理人的商標(biāo)進行注冊的行為。 綜上，商評委依據(jù)2001年《商標(biāo)法》第十五條的規(guī)定，裁定爭議商標(biāo)予以無效宣告。 ◎評 析 由在案證據(jù)可知，申請人與上海新昂工貿(mào)有限公司構(gòu)成《商標(biāo)法》意義上的代理關(guān)系。雖然被申請人與上海新昂工貿(mào)有限公司為不同法人主體，但兩家公司為相同股東所有，故可以推定被申請人明知申請人PRINETO商標(biāo)的存在。在爭議商標(biāo)申請注冊日前，申請人的PRINETO商標(biāo)在散熱片及地暖取暖管道、鋁塑管等商品上，在中國內(nèi)地尚未申請注冊，但已使用。就構(gòu)成要件而言，被申請人申請注冊爭議商標(biāo)的行為已構(gòu)成現(xiàn)行《商標(biāo)法》第十五條第二款規(guī)定的情形。鑒于爭議商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊日期早于2014年5月1日現(xiàn)行《商標(biāo)法》施行的日期，根據(jù)法不溯及既往的原則，爭議商標(biāo)審理應(yīng)適用2001年《商標(biāo)法》。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》（下稱《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)意見》）第12條的規(guī)定，最高人民法院基于維護誠實信用原則，以制止惡意搶注行為為目的，并未拘泥于民法意義上代理關(guān)系的認定，而是對代理關(guān)系進行了擴充解釋。因此，本案可以認定申請人與被申請人構(gòu)成《商標(biāo)法》意義上的代理關(guān)系，被申請人申請注冊爭議商標(biāo)的行為屬于2001年《商標(biāo)法》第十五條規(guī)定的情形。 ?。ㄒ唬┫嚓P(guān)法律及適用分析 2001年《商標(biāo)法》第十五條規(guī)定：“未經(jīng)授權(quán)，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標(biāo)進行注冊，被代理人或者被代表人提出異議的，不予注冊并禁止使用。”一般情況下，構(gòu)成《商標(biāo)法》第十五條規(guī)定的情形，需要滿足以下條件：（1）系爭商標(biāo)注冊申請人是商標(biāo)所有人的代理人或者代表人。（2）系爭商標(biāo)指定使用在與被代理人、被代表人的商標(biāo)使用的商品/服務(wù)相同或類似的商品/服務(wù)上。（3）系爭商標(biāo)與被代理人、被代表人商標(biāo)相同或近似。（4）代理人或者代表人不能證明其申請注冊行為已獲得被代理人或者被代表人授權(quán)。 在商標(biāo)爭議案件中，被代理人、被代表人或者利害關(guān)系人應(yīng)該自系爭商標(biāo)注冊之日起5年內(nèi)提出撤銷請求。 對于該條款中規(guī)定的代理或者代表關(guān)系，《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)意見》第12條規(guī)定：“商標(biāo)代理人、代表人或者經(jīng)銷、代理等銷售代理關(guān)系意義上的代理人、代表人未經(jīng)授權(quán)，以自己的名義將被代理人或者被代表人商標(biāo)進行注冊的，人民法院應(yīng)當(dāng)認定屬于代理人、代表人搶注被代理人、被代表人商標(biāo)的行為。審判實踐中，有些搶注行為發(fā)生在代理、代表關(guān)系尚在磋商的階段，即搶注在先，代理、代表關(guān)系形成在后，此時應(yīng)將其視為代理人、代表人的搶注行為。與上述代理人或者代表人有串通合謀搶注行為的商標(biāo)注冊申請人，可以視其為代理人或者代表人。對于串通合謀搶注行為，可以視情況根據(jù)商標(biāo)注冊申請人與上述代理人或者代表人之間的特定身份關(guān)系等進行推定?！?br/> 現(xiàn)行《商標(biāo)法》將第十五條分為兩款，第一款與2001年的《商標(biāo)法》第十五條表述完全一致，增設(shè)的第二款為：“就同一種商品或者類似商品申請注冊的商標(biāo)與他人在先使用的未注冊商標(biāo)相同或者近似，申請人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在，該他人提出異議的，不予注冊?！?br/> ?。ǘ┍景副簧暾埲耸欠駱?gòu)成代理人搶注行為的分析 根據(jù)前文法律規(guī)定、審理標(biāo)準(zhǔn)要件，結(jié)合在案證據(jù)，在PRINETO商標(biāo)無效宣告案件中，被申請人申請注冊爭議商標(biāo)的行為已滿足前文所述的構(gòu)成要件（2）（3）（4）之內(nèi)容，因此認定申請人與被申請人是否構(gòu)成《商標(biāo)法》意義上的代理關(guān)系，成為本案關(guān)鍵之所在，也是適用《商標(biāo)法》第十五條之核心。 由《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)意見》可知，最高人民法院對代理關(guān)系在《商標(biāo)法》上的認定作出了擴充解釋：經(jīng)銷、代理等銷售代理關(guān)系；搶注在先，代理、代表關(guān)系形成在后；與代理人或代表人有串通合謀搶注行為的申請人。上述三種情況均被最高人民法院視為《商標(biāo)法》意義上的代理關(guān)系，其中未經(jīng)授權(quán)的商標(biāo)申請注冊人為《商標(biāo)法》意義上的代理人或代表人。 回歸本案，上海新昂工貿(mào)有限公司與申請人于2011年達成協(xié)議，成為德國PRINETO普林多品牌產(chǎn)品在中國區(qū)的總代理。在此之前雙方簽訂價格協(xié)議等行為，均可視為締結(jié)銷售代理合同前的接觸、磋商。上海新昂工貿(mào)有限公司已構(gòu)成《商標(biāo)法》第十五條所指的申請人的代理人。在此基礎(chǔ)上，上海新昂工貿(mào)有限公司不可能不了解申請人PRINETO商標(biāo)的信息情況。這樣，在爭議商標(biāo)申請注冊日前，上海新昂工貿(mào)有限公司與申請人已形成一定信賴關(guān)系?；谡\實信用原則，上海新昂工貿(mào)有限公司負有不得將PRINETO商標(biāo)占為己有的義務(wù)。而且，這種義務(wù)應(yīng)基于誠實信用原則被賦予一定程度的延伸，即除了不得占為己有搶先注冊PRINETO商標(biāo)外，亦不得與他人串通合謀搶先注冊PRINETO商標(biāo)而分享其不當(dāng)之利。被申請人與上海新昂工貿(mào)有限公司雖為不同法人主體，但二者由相同股東控制。由此可以推定，在爭議商標(biāo)申請注冊日前，被申請人已經(jīng)知悉申請人在散熱片及地暖取暖管道、鋁塑管等商品上的PRINETO商標(biāo)。因此，被申請人申請注冊爭議商標(biāo)的行為，可以定性為其與申請人的代理人上海新昂工貿(mào)有限公司的串通合謀搶注行為。繼而，被申請人構(gòu)成《商標(biāo)法》意義上的代理人，其申請注冊爭議商標(biāo)的行為已構(gòu)成代理人未經(jīng)授權(quán)搶注被代理人商標(biāo)的行為。 綜上，基于對誠實信用原則的適用，在PRINETO商標(biāo)無效宣告案件中，被申請人申請注冊和使用爭議商標(biāo)的行為，已構(gòu)成了2001年《商標(biāo)法》第十五條規(guī)定的情形，爭議商標(biāo)應(yīng)予宣告無效。 ◎綜合評述 《商標(biāo)法》具有規(guī)范市場秩序的屬性。誠實信用原則是商事行為的本質(zhì)要求，更是維護正常交易秩序的基本條件。誠實信用原則已在現(xiàn)行《商標(biāo)法》中上升為具體法律條款，這次修訂加大了該原則作為立法指導(dǎo)及行為導(dǎo)向的力度，明確了其在《商標(biāo)法》中的地位?！渡虡?biāo)法》第十五條禁止代理人或者代表人惡意搶注被代理人或者被代表人商標(biāo)的行為，充分體現(xiàn)了基于誠實信用原則規(guī)范商事主體行為，維護公平交易秩序的立法初衷。只有在實踐中正確理解、有效實施，明確基本原則在《商標(biāo)法》中的地位，才能更好地平衡商標(biāo)權(quán)人、消費者及社會公眾的利益，從而建立和維護良好的商標(biāo)注冊管理秩序，促進市場經(jīng)濟的良性互動。 |
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