無(wú)效宣告案中一事不再理原則適用芻議 ——MARC ROZIER及圖商標(biāo)無(wú)效宣告案評(píng)析
| 新聞來(lái)源：中國(guó)工商報(bào) | |
 一事不再理原則濫觴于羅馬法，是一項(xiàng)古老的司法慣例和審判原則。一事不再理原則在維護(hù)司法裁判權(quán)威、防止糾紛爭(zhēng)執(zhí)不休、實(shí)現(xiàn)訴訟經(jīng)濟(jì)等方面，具有廣泛而深遠(yuǎn)的影響。具體到商標(biāo)評(píng)審活動(dòng)中，該原則體現(xiàn)在2001年《商標(biāo)法》第四十二條“對(duì)核準(zhǔn)注冊(cè)前已經(jīng)提出異議并經(jīng)裁定的商標(biāo)，不得再以相同的事實(shí)和理由申請(qǐng)裁定”及現(xiàn)行《商標(biāo)法實(shí)施條例》第六十二條（2002年《商標(biāo)法實(shí)施條例》第三十五條）“商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)對(duì)商標(biāo)評(píng)審申請(qǐng)已經(jīng)作出裁定或者決定的，任何人不得以相同的事實(shí)和理由再次提出評(píng)審申請(qǐng)。但是，經(jīng)不予注冊(cè)復(fù)審程序予以核準(zhǔn)注冊(cè)后向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)提起宣告注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效的除外”。本文以MARC ROZIER及圖商標(biāo)無(wú)效宣告案為例，談?wù)勗谏虡?biāo)無(wú)效宣告案件評(píng)審中關(guān)于一事不再理原則的具體適用及判定標(biāo)準(zhǔn)。 ◎基本案情 申請(qǐng)人：馬克羅茜機(jī)構(gòu)及公司 被申請(qǐng)人：劉文剛 爭(zhēng)議商標(biāo)：第5003925號(hào)MARC ROZIER及圖商標(biāo) ?。ㄒ唬┊?dāng)事人主張 申請(qǐng)人的主要理由是： 1.申請(qǐng)人及其MARC ROZIER品牌經(jīng)長(zhǎng)期使用宣傳，已在世界范圍內(nèi)具有極高知名度，申請(qǐng)人于2001年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)并大量使用MARC ROZIER及圖和MARC ROZIER商標(biāo)。上海洋潔貿(mào)易發(fā)展有限公司系申請(qǐng)人的中國(guó)大陸總代理商，被申請(qǐng)人系申請(qǐng)人MARC ROZIER絲巾、披肩品牌產(chǎn)品在北京地區(qū)的銷(xiāo)售商，其與中國(guó)大陸總代理商有密切的商業(yè)貿(mào)易往來(lái)，且被申請(qǐng)人在其公司官方網(wǎng)站明確表示其為申請(qǐng)人代理商，其搶注申請(qǐng)人MARC ROZIER商標(biāo)的行為已違反2001年《商標(biāo)法》第十五條相關(guān)規(guī)定。 2.MARC ROZIER商標(biāo)系申請(qǐng)人獨(dú)創(chuàng)，經(jīng)使用已具有一定顯著性及知名度，爭(zhēng)議商標(biāo)與申請(qǐng)人國(guó)際注冊(cè)第683021號(hào)MARC ROZIER商標(biāo)（以下稱(chēng)引證商標(biāo)）已構(gòu)成類(lèi)似商品上的近似商標(biāo)，其注冊(cè)易使消費(fèi)者產(chǎn)生混淆誤認(rèn)。 3.被申請(qǐng)人曾向申請(qǐng)人索取300萬(wàn)元以期轉(zhuǎn)讓爭(zhēng)議商標(biāo)，惡意明顯，其行為違反了誠(chéng)實(shí)信用原則。 4.MARC ROZIER系申請(qǐng)人在先使用并具有一定知名度的商號(hào)，爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)損害了申請(qǐng)人的在先商號(hào)權(quán)。 綜上，依據(jù)2001年《商標(biāo)法》第九條、第十條第一款第（八）項(xiàng)、第十三條、第十五條、第三十條、第三十二條、第四十五條等規(guī)定，申請(qǐng)人請(qǐng)求商評(píng)委對(duì)爭(zhēng)議商標(biāo)宣告無(wú)效。 被申請(qǐng)人答辯的主要理由是： 1.爭(zhēng)議商標(biāo)注冊(cè)于2009年3月14日，至無(wú)效宣告申請(qǐng)之日已超過(guò)5年。 2.申請(qǐng)人所處行業(yè)及生產(chǎn)的商品與爭(zhēng)議商標(biāo)的指定商品無(wú)關(guān)，且申請(qǐng)人并未在與爭(zhēng)議商標(biāo)指定商品相同或類(lèi)似的商品上在先注冊(cè)，故爭(zhēng)議商標(biāo)未違反2001年《商標(biāo)法》第三十條相關(guān)規(guī)定。 3.爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)未侵犯申請(qǐng)人商標(biāo)或商號(hào)等權(quán)利，不屬于惡意注冊(cè)范疇，未違反2001年《商標(biāo)法》第三十二條相關(guān)規(guī)定。 4.2001年《商標(biāo)法》第十條第一款第（八）項(xiàng)保護(hù)的是社會(huì)公共權(quán)利，非特定私權(quán)。 5.在案證據(jù)不足以證明申請(qǐng)人的引證商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)。 6.在案證據(jù)不足以證明申請(qǐng)人與被申請(qǐng)人存在代理或代表關(guān)系，故爭(zhēng)議商標(biāo)未違反2001年《商標(biāo)法》第十五條相關(guān)規(guī)定。 綜上，被申請(qǐng)人請(qǐng)求商評(píng)委維持爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)。 （二）商評(píng)委審理與裁定 商評(píng)委經(jīng)審理查明： 1.爭(zhēng)議商標(biāo)由被申請(qǐng)人于2005年11月15日提出注冊(cè)申請(qǐng)，指定使用在第18類(lèi)錢(qián)包、傘、手提包等商品上，經(jīng)商標(biāo)局初步審定并公告后，被本案申請(qǐng)人提出異議。商標(biāo)局裁定異議不成立后，申請(qǐng)人向商評(píng)委提出異議復(fù)審申請(qǐng)。商評(píng)委于2013年3月4日作出裁定，爭(zhēng)議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊(cè)。申請(qǐng)人于2014年11月24日向商評(píng)委提起無(wú)效宣告請(qǐng)求。 2.申請(qǐng)人在先申請(qǐng)注冊(cè)在第25類(lèi)披肩、肩巾等商品上的引證商標(biāo)經(jīng)續(xù)展，專(zhuān)用權(quán)期限至2017年11月18日。 3.北京市舒格兒服飾有限公司的自然人股東系孫洪麗和劉文剛，在爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日之前，被申請(qǐng)人公司即與申請(qǐng)人的中國(guó)大陸總代理商上海洋潔貿(mào)易發(fā)展有限公司存在貿(mào)易往來(lái)關(guān)系且雙方貿(mào)易商品為圍巾類(lèi)。 4.被申請(qǐng)人在其公司官方網(wǎng)站明確表示其為本案申請(qǐng)人馬克羅茜機(jī)構(gòu)及公司的代理商。 5.申請(qǐng)人曾針對(duì)爭(zhēng)議商標(biāo)于2011年5月27日向商評(píng)委提出異議復(fù)審申請(qǐng)，商評(píng)委于2013年3月4日作出商評(píng)字（2013）第06539號(hào)異議復(fù)審裁定書(shū)，裁定爭(zhēng)議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊(cè)。商評(píng)委依職權(quán)調(diào)取了該卷宗。經(jīng)查明，申請(qǐng)人在該案件中主張的法律依據(jù)是2001年《商標(biāo)法》第九條、第十條第一款第（八）項(xiàng)、第十三條第二款、第二十八條、第三十一條、第四十一條等規(guī)定。 商評(píng)委經(jīng)審理認(rèn)為： 爭(zhēng)議商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)日期早于2014年5月1日，依據(jù)法不溯及既往原則，本案實(shí)體問(wèn)題應(yīng)適用2001年《商標(biāo)法》，相關(guān)程序問(wèn)題則適用現(xiàn)行《商標(biāo)法》。鑒于誠(chéng)實(shí)信用原則的立法精神已經(jīng)體現(xiàn)在2001年《商標(biāo)法》的規(guī)定之中，商評(píng)委依據(jù)2001年《商標(biāo)法》的具體條款對(duì)本案予以審理。 依據(jù)現(xiàn)行《商標(biāo)法》第四十五條第一款及《商標(biāo)法實(shí)施條例》第二十三條第四款的規(guī)定，對(duì)爭(zhēng)議商標(biāo)提起無(wú)效宣告請(qǐng)求的期限應(yīng)自其異議復(fù)審裁定公告之日即2013年3月4日起計(jì)算，申請(qǐng)人于2014年11月24日對(duì)本案爭(zhēng)議商標(biāo)提起無(wú)效宣告請(qǐng)求，未超出5年期限。 2002年施行的《商標(biāo)法實(shí)施條例》第三十五條規(guī)定，商評(píng)委對(duì)商標(biāo)評(píng)審申請(qǐng)已經(jīng)作出裁定或者決定的，任何人不得以相同的事實(shí)和理由再次提出評(píng)審申請(qǐng)。根據(jù)商評(píng)委在本案審理過(guò)程中調(diào)取的在先異議復(fù)審程序案卷查明的事實(shí)可知，本案申請(qǐng)人無(wú)權(quán)再次以爭(zhēng)議商標(biāo)違反2001年《商標(biāo)法》第九條、第十條第一款第（八）項(xiàng)、第十三條第二款、第二十八條、第三十一條、第四十一條為由，向商評(píng)委請(qǐng)求對(duì)爭(zhēng)議商標(biāo)予以無(wú)效宣告。鑒于本案申請(qǐng)人向商評(píng)委提出了2001年《商標(biāo)法》第十五條這一新的主張并提交了新的證據(jù)，故申請(qǐng)人依據(jù)2001年《商標(biāo)法》第十五條等規(guī)定提起無(wú)效宣告請(qǐng)求并未違反2002年《商標(biāo)法實(shí)施條例》第三十五條的規(guī)定。 申請(qǐng)人提交的證據(jù)證明，被申請(qǐng)人系北京市舒格兒服飾有限公司的自然人股東，且早在本案爭(zhēng)議商標(biāo)注冊(cè)日之前，被申請(qǐng)人公司與申請(qǐng)人的中國(guó)大陸總代理商上海洋潔貿(mào)易發(fā)展有限公司之間便存在貿(mào)易往來(lái)關(guān)系。被申請(qǐng)人在其公司官方網(wǎng)站明確表示其為本案申請(qǐng)人代理商，代理商品以絲巾、配飾等為主。因此可判定，在爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)之前，被申請(qǐng)人與申請(qǐng)人在標(biāo)注引證商標(biāo)的絲巾等商品上就存在代理經(jīng)銷(xiāo)關(guān)系，考慮到在中國(guó)大陸地區(qū)，引證商標(biāo)在絲巾等商品上已在先使用并具有一定知名度，且絲巾等商品與爭(zhēng)議商標(biāo)指定使用的錢(qián)包、手提包等商品關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)，被申請(qǐng)人在類(lèi)似或關(guān)聯(lián)商品上申請(qǐng)注冊(cè)爭(zhēng)議商標(biāo)且不能證明已取得申請(qǐng)人的授權(quán)，其行為已構(gòu)成2001年《商標(biāo)法》第十五條所指情形。 綜上，依照2001年《商標(biāo)法》第十五條之規(guī)定，商評(píng)委裁定爭(zhēng)議商標(biāo)予以無(wú)效宣告。 ◎案件評(píng)析 本案主要涉及新舊《商標(biāo)法》交替階段的無(wú)效宣告案件評(píng)審中，申請(qǐng)人所主張的具體條款是否適用一事不再理原則的問(wèn)題。 由于無(wú)效宣告案件所涉爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)日期早于現(xiàn)行《商標(biāo)法》生效日期（2014年5月1日），依據(jù)法不溯及既往原則，其實(shí)體問(wèn)題當(dāng)從舊法。而2002年《商標(biāo)法實(shí)施條例》對(duì)一事不再理原則有具體規(guī)定，本案爭(zhēng)議商標(biāo)屬于此種情形，故應(yīng)依據(jù)2002年《商標(biāo)法實(shí)施條例》第三十五條的相關(guān)規(guī)定，對(duì)其是否適用一事不再理原則加以考量。 對(duì)于判斷具體條款是否適用一事不再理原則，應(yīng)當(dāng)綜合考慮兩個(gè)主要因素：一是申請(qǐng)人在無(wú)效宣告程序中是否主張了新的理由，二是申請(qǐng)人在無(wú)效宣告程序中是否主張了新的事實(shí)。 具體到本案，無(wú)效宣告雙方當(dāng)事人與在此程序前的雙方當(dāng)事人一致，兩程序中的申請(qǐng)人在異議復(fù)審階段與無(wú)效宣告階段均主張了2001年《商標(biāo)法》第九條、第十條第一款第（八）項(xiàng)、第十三條第二款、第二十八條、第三十一條等條款。申請(qǐng)人在無(wú)效宣告階段為證明爭(zhēng)議商標(biāo)已構(gòu)成上述條款所述情形而提交的引證商標(biāo)使用、宣傳及知名度情況等相關(guān)證據(jù)，與其在異議復(fù)審階段所提交的證據(jù)幾乎一樣，僅有部分證據(jù)系輔助性且相同性質(zhì)的新證據(jù)，不足以證明申請(qǐng)人主張了新的事實(shí)。針對(duì)申請(qǐng)人主張的上述條款，在審理時(shí)應(yīng)考慮適用一事不再理原則，申請(qǐng)人無(wú)權(quán)就上述條款在本案中提起無(wú)效宣告請(qǐng)求。但是，經(jīng)查明，申請(qǐng)人在無(wú)效宣告階段提出了新的主張，即爭(zhēng)議商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)違反了2001年《商標(biāo)法》第十五條之規(guī)定，且申請(qǐng)人提供了相關(guān)新證據(jù)例如申請(qǐng)人的代理商與被申請(qǐng)人間存在貿(mào)易往來(lái)關(guān)系的證據(jù)、經(jīng)公證的被申請(qǐng)人在其公司官方網(wǎng)站明確表示其為本案申請(qǐng)人代理商的證據(jù)等加以佐證。由于申請(qǐng)人并未在異議復(fù)審階段提出該項(xiàng)主張，亦未提交相關(guān)證據(jù)，故針對(duì)該項(xiàng)主張，不適用一事不再理原則。 ◎綜合評(píng)述 現(xiàn)行《商標(biāo)法》對(duì)異議程序、不予注冊(cè)復(fù)審程序及無(wú)效宣告程序間的銜接作出具有建設(shè)性的革新，主要變化如下：經(jīng)商標(biāo)局異議決定異議不成立并準(zhǔn)予注冊(cè)的商標(biāo)，發(fā)放注冊(cè)證并予以公告。異議申請(qǐng)人對(duì)裁定結(jié)論有異議的，應(yīng)通過(guò)提起無(wú)效宣告請(qǐng)求實(shí)現(xiàn)其救濟(jì)途徑。經(jīng)異議決定異議成立并不予核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)所有人即原異議的被申請(qǐng)人，可通過(guò)不予注冊(cè)復(fù)審程序獲得救濟(jì)。同時(shí)，現(xiàn)行《商標(biāo)法》不再就商標(biāo)經(jīng)異議核準(zhǔn)后程序中對(duì)于一事不再理原則是否適用加以規(guī)定。這是由于一件商標(biāo)若經(jīng)異議程序被核準(zhǔn)注冊(cè)，則不再經(jīng)歷異議復(fù)審及之后可能的訴訟程序，此時(shí)原異議申請(qǐng)人唯一的救濟(jì)途徑為向商評(píng)委就該商標(biāo)提起無(wú)效宣告請(qǐng)求，此時(shí)若適用一事不再理原則，則會(huì)簡(jiǎn)單粗暴地切斷原異議人的救濟(jì)途徑，有?！渡虡?biāo)法》的理念。 同時(shí)，異議申請(qǐng)人在現(xiàn)行《商標(biāo)法》規(guī)定的不予注冊(cè)復(fù)審程序中不享有訴權(quán)，其救濟(jì)途徑為向商評(píng)委提起無(wú)效宣告請(qǐng)求。若對(duì)經(jīng)不予注冊(cè)復(fù)審程序核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)提起無(wú)效宣告，則不再適用一事不再理原則。而已經(jīng)無(wú)效宣告裁定予以維持注冊(cè)的商標(biāo)，若任何人再次以相同事實(shí)和理由提起無(wú)效宣告請(qǐng)求，則可適用一事不再理原則。 最后，對(duì)是否構(gòu)成“相同事實(shí)”及“相同理由”的認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)依據(jù)具體案件中當(dāng)事人的主張及相關(guān)證據(jù)加以分析、對(duì)比、審查，從而確定“理”或“不理”，以此達(dá)到提高行政效率，維護(hù)無(wú)效宣告裁定準(zhǔn)確性和權(quán)威性的目的。 |
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