新《商標(biāo)法》第四十四條第一款“其他不正當(dāng)手段”的適用
| 新聞來源：中國工商報 | |
| 今年4月，北京市高級人民法院發(fā)布了2015年北京市法院審判的知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)十大典型案例，其中在清樣商標(biāo)異議復(fù)審案中明確了可以在異議復(fù)審程序中參照適用2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款的規(guī)定。此后，F(xiàn)ACEBOOK商標(biāo)異議復(fù)審案、維多利亞的秘密商標(biāo)異議復(fù)審案等判決相繼發(fā)布，表明現(xiàn)階段司法機(jī)關(guān)在新《商標(biāo)法》第四十四條第一款（注：新《商標(biāo)法》第四十四條第一款對應(yīng)2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款，兩者內(nèi)容相同，下文根據(jù)語境分別使用這兩個條款）適用程序、適用要件等問題上的態(tài)度趨于清晰明朗?；厮葑?001年《商標(biāo)法》第二次修改后十幾年來的商標(biāo)確權(quán)實踐，第四十一條第一款的適用在實務(wù)中發(fā)生了相當(dāng)大的變化。本文在對該條款的適用情況變化過程作一梳理的基礎(chǔ)上，對具體適用的有關(guān)問題作進(jìn)一步的探析。 一、從“誠實信用”到“公序良俗”的深化 可以撤銷以欺騙或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的商標(biāo)的規(guī)定，首次出現(xiàn)在1993年《商標(biāo)法》第二十七條第一款中，2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款沿襲了這一規(guī)定。由于2001年《商標(biāo)法》施行之前，國家工商總局商評委對評審案件享有終局裁決權(quán)，關(guān)于這一法條的理解及適用基本沒有爭議。2001年《商標(biāo)法》施行后，隨著商標(biāo)確權(quán)規(guī)則的變化及實務(wù)部門對相關(guān)法條邏輯關(guān)系、含義的理解不斷深化，對“其他不正當(dāng)手段”含義的理解經(jīng)歷了一個認(rèn)識上不斷深化的過程。 ?。ㄒ唬?001年至2008年 與1993年《商標(biāo)法》配套的《商標(biāo)法實施細(xì)則》第二十五條對《商標(biāo)法》第二十七條第一款所指的以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的行為作出了解釋，包括：（1）虛構(gòu)、隱瞞事實真相或者偽造申請書件及有關(guān)文件進(jìn)行注冊的；（2）違反誠實信用原則，以復(fù)制、模仿、翻譯等方式，將他人已為公眾熟知的商標(biāo)進(jìn)行注冊的；（3）未經(jīng)授權(quán)，代理人以其名義將被代理人的商標(biāo)進(jìn)行注冊的；（4）侵犯他人合法的在先權(quán)利進(jìn)行注冊的；（5）以其他不正當(dāng)手段取得注冊的。顯然，（2）至（5）是對“其他不正當(dāng)手段”的解釋，其中（2）（3）（4）是具體情形，（5）是兜底規(guī)定。從具體規(guī)定看，“其他不正當(dāng)手段”涵蓋了幾種明顯有違誠實信用原則的情形，作為兜底規(guī)定的（5）在性質(zhì)上大抵與（2）（3）（4）項相同。 2001年《商標(biāo)法》修改時，將《商標(biāo)法實施細(xì)則》第二十五條的（2）（3）（4）的規(guī)定上升為法的第十三條、第十五條、第三十一條，留存于第四十一條第一款中的“其他不正當(dāng)手段”延續(xù)了此前的理解。因此，2005年商標(biāo)局和商評委制定《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》時明確，以“其他不正當(dāng)手段”取得注冊是指基于進(jìn)行不正當(dāng)競爭、謀取非法利益的目的，惡意進(jìn)行注冊的行為。此種情形是指在《商標(biāo)法》第十三條、第十五條、第三十一條等條款規(guī)定的情形之外，確有充分證據(jù)證明系爭商標(biāo)注冊人明知或者應(yīng)知該商標(biāo)為他人在先使用而申請注冊，其行為違反了誠實信用原則，損害了他人的合法權(quán)益和公平競爭的市場秩序，系爭商標(biāo)應(yīng)當(dāng)不予核準(zhǔn)注冊或者予以撤銷。 由以上立法淵源和審理標(biāo)準(zhǔn)可以看出，商評委將“其他不正當(dāng)手段”理解為違反誠實信用原則的兜底條款，對于明顯違背誠實信用原則損害特定主體民事權(quán)益，但無法通過《商標(biāo)法》第十三條、第十五條、第三十一條予以制止的，通過第四十一條第一款予以規(guī)制。在評審實務(wù)中，商評委適用這一條款制止了不少違反誠實信用原則注冊的行為，如蠟筆小新商標(biāo)案、無印良品商標(biāo)案等。 （二）2008年至2014年 《商標(biāo)法》2001年第二次修改后，允許自然人申請注冊商標(biāo)，由此產(chǎn)生了一批“職業(yè)注標(biāo)人”，隨之出現(xiàn)了不正當(dāng)注冊商標(biāo)的另一種典型形式，即非以使用為目的，大量注冊商標(biāo)甚至以此謀取不當(dāng)利益的情形。這種情形獲得初步審定或者核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)，在2010年以后開始出現(xiàn)在異議和爭議程序中，商標(biāo)局和商評委一般依據(jù)第十條第一款第（八）項的規(guī)定予以規(guī)制。 同一時期，對“其他不正當(dāng)手段”的理解也發(fā)生了變化。最高人民法院在（2006）行監(jiān)字第118-1號駁回再審申請通知書中認(rèn)為，《商標(biāo)法》第四十一條第一款涉及的是撤銷商標(biāo)注冊的絕對事由，這些行為損害的是公共秩序或者公共利益，或者是妨礙商標(biāo)注冊管理秩序的行為。在涉及在先權(quán)利的注冊商標(biāo)爭議中，應(yīng)當(dāng)適用同條第二款、第三款的規(guī)定。自此，人民法院改變了以往支持商評委將第四十一條第一款作為相對理由適用的觀點，在多起案件中以適用法律錯誤判決商評委敗訴。 在以上雙重因素存在的背景下，2010年最高人民法院發(fā)布了《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》，該《意見》對于《商標(biāo)法》相關(guān)確權(quán)條款進(jìn)行了重新定位和闡釋。關(guān)于《商標(biāo)法》第十條第一款第（八）項，明確應(yīng)當(dāng)考慮“標(biāo)志或者其構(gòu)成要素是否可能對我國政治、經(jīng)濟(jì)、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產(chǎn)生消極、負(fù)面影響”，而對于第四十一條第一款的“其他不正當(dāng)手段”，則“考慮其是否屬于欺騙手段以外的擾亂商標(biāo)注冊秩序、損害公共利益、不正當(dāng)占用公共資源或者以其他方式謀取不正當(dāng)利益的手段”。該兩條都明確將損害特定民事權(quán)益的情形排除出適用范圍，從而確立了這兩個法條重在維護(hù)“公序良俗”的地位，前者重點考察標(biāo)志本身，后者則關(guān)注注冊行為的正當(dāng)與否。 從《意見》確立的標(biāo)準(zhǔn)考量，大量注冊行為所涉標(biāo)志本身往往不屬于具有不良影響的情況，而更符合第四十一條第一款“其他不正當(dāng)手段”的范疇。但由于《意見》真正落實到司法機(jī)關(guān)和行政機(jī)關(guān)確權(quán)實務(wù)中需要一個過程，因此，在一段時間內(nèi)，對于大量搶注行為，在法律適用上，出現(xiàn)了《商標(biāo)法》第十條第一款第（八）項和第四十一條第一款均有適用的狀況。如在喬治威斯汀豪斯GEORGE WESTINGHOUSE、勞斯.萊斯ROUSI REISI及圖、花花公子PARTYBOY及圖等商標(biāo)異議復(fù)審案件中，商評委均是考慮到被異議人有大量復(fù)制、抄襲及摹仿他人高知名度商標(biāo)的行為，適用《商標(biāo)法》第十條第一款第（八）項不予核準(zhǔn)被異議商標(biāo)注冊并被法院判決維持。而在A.O.SMITH史密斯、VILLEROY&BOCH唯寶五金、路易十三、海飛絲等商標(biāo)異議復(fù)審案件中，商評委適用第十條第一款第（八）項不予核準(zhǔn)被異議商標(biāo)注冊，相關(guān)裁定均被法院以涉案標(biāo)志不具有不良影響為由撤銷。 ?。ㄈ?014年以后 惡意注冊商標(biāo)行為嚴(yán)重擾亂市場秩序，受到社會公眾高度關(guān)注。在《商標(biāo)法》第三次修改過程中，商標(biāo)確權(quán)行政主管部門曾提出一系列法條設(shè)計意圖，希望加大制止惡意注冊力度。例如，在《商標(biāo)法》修改建議稿中曾設(shè)想加入“申請注冊的商標(biāo)是抄襲他人在不相同或者不相類似商品上有較強(qiáng)顯著性且具有一定影響的注冊商標(biāo)，容易誤導(dǎo)公眾的，不予注冊”的規(guī)定，這條規(guī)定對于制止在非類似商品或服務(wù)上大量注冊與他人較高知名度商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)的情形，是非常有針對性的。但由于各種原因，最后僅有部分修改建議得到采納。新法施行后，隨著知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度進(jìn)一步加大和誠實信用原則的踐行，商標(biāo)確權(quán)實務(wù)中制止惡意注冊的需求仍在繼續(xù)擴(kuò)大。在此背景下，適應(yīng)最高人民法院厘清法條之間界線的司法政策，新《商標(biāo)法》第四十四條第一款作為制止此種類型的惡意注冊的地位得到了加強(qiáng)。經(jīng)過一段時間的磨合，目前評審機(jī)關(guān)和三級法院已經(jīng)就此形成共識。 二、從爭議（無效宣告）程序到異議復(fù)審（不予注冊）程序的擴(kuò)張 從在《商標(biāo)法》中所處位置及法條用語來看，該法條應(yīng)僅適用于對已注冊商標(biāo)在爭議（無效宣告）程序中予以撤銷或宣告無效。但僅從字面含義理解和適用該法條，與確權(quán)實踐的需要相矛盾，并可能產(chǎn)生明顯不合理的結(jié)果。因此，在2001年《商標(biāo)法》第二次修改以后，商評委就在事實上將第四十一條第一款類推適用于異議復(fù)審程序，該做法亦得到了人民法院支持。如在第1063044號the gap及圖商標(biāo)異議復(fù)審案中，商評委認(rèn)定被異議人的行為違反了誠實信用原則，被異議商標(biāo)屬于以其他不正當(dāng)手段申請注冊的情形。該案一審判決維持了評審裁定，在第四十一條的適用問題上亦支持了商評委的觀點：從《商標(biāo)法》第四十一條的立法本意看，其宗旨在于本著誠實信用原則，制止惡意申請注冊商標(biāo)的行為，維護(hù)良好的市場秩序。這一宗旨應(yīng)當(dāng)貫穿于商標(biāo)審查、核準(zhǔn)程序，異議程序和爭議程序的始終。如果商標(biāo)局或商評委在商標(biāo)申請注冊階段即發(fā)現(xiàn)該商標(biāo)申請人系企圖以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊，可以適用該條款不予核準(zhǔn)該商標(biāo)獲得注冊，而不必待該商標(biāo)申請被核準(zhǔn)注冊后再適用該條款撤銷不當(dāng)注冊商標(biāo)。 此后，在相當(dāng)長一段時間內(nèi)，對該條款可以適用于異議復(fù)審程序，商評委與人民法院意見是一致的。但是，2013年，在關(guān)于第4001295號banny OFFICE DEPOT商標(biāo)異議復(fù)審的二審判決中，北京市高院認(rèn)為第四十一條第一款的適用范圍是“已經(jīng)注冊的商標(biāo)”，將其適用于異議復(fù)審程序系擴(kuò)大法律適用，與行政職權(quán)法定原則相沖突。于是，對于商評委在異議復(fù)審程序中適用第四十一條第一款的做法，不少判決不予支持，導(dǎo)致評審機(jī)關(guān)與人民法院、人民法院不同的合議庭之間在法律適用問題上出現(xiàn)了不統(tǒng)一的情況。 2015年，在以清樣商標(biāo)、關(guān)漢卿商標(biāo)異議復(fù)審案為代表的一批案件中，北京市高院的態(tài)度發(fā)生了轉(zhuǎn)變，明確了可以在異議復(fù)審程序中“參照適用”新《商標(biāo)法》第四十四條第一款的意見，并在2016年以典型案例的方式對外發(fā)布。至此，關(guān)于該法條適用程序的爭論暫時告一段落。 三、以目的解釋的方法對“其他不正當(dāng)手段”加以界定 從前文所述可見，商評委以歷史解釋的方法對2001年《商標(biāo)法》第四十一條實體內(nèi)容的理解最終為最高人民法院以邏輯解釋的方法所替代，適用程序也經(jīng)歷了擴(kuò)張解釋—文義解釋—擴(kuò)張解釋的發(fā)展過程。因此，對法條含義的確定是由法律解釋的方法決定的，最終反映了商標(biāo)確權(quán)實踐的具體需求。如何界定“其他不正當(dāng)手段”的內(nèi)涵和外延，亦應(yīng)結(jié)合本法條的目的，兼顧與其他法條以及本法條中“欺騙”的關(guān)系，以適應(yīng)商標(biāo)授權(quán)確權(quán)實踐的具體需求。 從廣義上講，意圖以注冊商標(biāo)謀取不正當(dāng)利益顯然也是一種違反誠實信用原則的行為，但由于本法條“公序良俗”條款的定位，還應(yīng)該區(qū)別具體情況，對于既違反誠實信用原則又?jǐn)_亂商標(biāo)注冊秩序的行為，適用新《商標(biāo)法》第四十四條第一款。但對于僅損害特定民事權(quán)益的行為即僅違反誠實信用原則的行為，則不應(yīng)適用本條款，而應(yīng)當(dāng)結(jié)合案件事實，運(yùn)用《商標(biāo)法》有關(guān)誠信的具體條款審理。 從法條用語上講，本條的不正當(dāng)手段與欺騙手段并列，“不正當(dāng)”應(yīng)為“手段”的修飾語，但事實上很難以具體列舉取得商標(biāo)注冊時除了欺騙手段以外還有哪些“不正當(dāng)手段”，此處的“不正當(dāng)”更多是指行為的目的和后果。按照確權(quán)部門在實務(wù)中較有共識的理解，不正當(dāng)手段是指“擾亂商標(biāo)注冊秩序、損害公共利益、不正當(dāng)占用公共資源或者以其他方式謀取不正當(dāng)利益”的情形，一般認(rèn)為是指非以使用為目的的大量或者多次注冊商標(biāo)的行為。這種不正當(dāng)性無論是作為手段，還是作為意圖，一般都是可以通過行為人的客觀行為表現(xiàn)判斷的，個案中應(yīng)該綜合考慮注冊商標(biāo)的數(shù)量、性質(zhì)，注冊人有無真實使用的意圖和可能性，注冊人注冊商標(biāo)后的其他行為等因素具體判定。 （一）注冊商標(biāo)的數(shù)量 這是認(rèn)定不正當(dāng)手段最基本的考量因素，但目前沒有也不宜劃定一個量化的標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)定“較大數(shù)量”時有幾點應(yīng)注意：一是排除出于正當(dāng)需要或防御目的進(jìn)行的注冊。對于市場主體出于自身經(jīng)營或維護(hù)自身權(quán)益需要的注冊，即使數(shù)量較大，也不應(yīng)認(rèn)定為不當(dāng)注冊。二是避免孤立看待案件事實。在實務(wù)中，單就個案事實衡量，所涉不當(dāng)注冊行為均是以有違誠實信用原則的形式表現(xiàn)出來，即僅損害了提出主張的特定主體的權(quán)益，此種情形明顯難以認(rèn)定構(gòu)成擾亂商標(biāo)注冊秩序的行為。因此，對是否屬于以“其他不正當(dāng)手段”取得注冊，實際上是在考慮其他案件事實或者其他商標(biāo)注冊情況（有的情況下其他商標(biāo)并未被提出異議或無效宣告申請）的基礎(chǔ)上，綜合認(rèn)定的結(jié)果。當(dāng)事人在主張和舉證時也應(yīng)當(dāng)盡量列明系爭商標(biāo)注冊人注冊商標(biāo)的情況以證明其不當(dāng)性。三是考察行為主體之間的關(guān)聯(lián)性。對于注冊商標(biāo)數(shù)量的考察，不限于系爭商標(biāo)申請人本人申請注冊的商標(biāo)，也包括與系爭商標(biāo)申請人具有串通合謀行為或者具有特定身份關(guān)系或其他特定聯(lián)系的自然人、法人或其他組織。 ?。ǘ┳陨虡?biāo)標(biāo)志的來源 就所涉商標(biāo)而言，與他人具有較強(qiáng)顯著性的商標(biāo)，與地名、景點、建筑物等公共資源名稱，與他人字號、企業(yè)名稱、社會組織及其他機(jī)構(gòu)名稱、域名、姓名等構(gòu)成相同或者近似。上述注冊行為或意圖損害他人合法權(quán)益，混淆商品或服務(wù)來源，或意圖不當(dāng)占用公共資源，均難謂正當(dāng)。具體行為方式上既可能表現(xiàn)為申請注冊上述所有或者部分類型的標(biāo)志，也可能表現(xiàn)為集中申請一種類型的標(biāo)志，甚至在部分案件中表現(xiàn)為圍繞他人某一具有高知名度的商標(biāo)在多個商品或服務(wù)類別上進(jìn)行注冊。 ?。ㄈ┥虡?biāo)注冊人注冊商標(biāo)后的行為 系爭商標(biāo)注冊后，系爭商標(biāo)注冊人出于謀取不正當(dāng)利益的目的，進(jìn)行兜售或者脅迫他人與其進(jìn)行貿(mào)易合作，或者向他人索要高額轉(zhuǎn)讓費(fèi)、許可使用費(fèi)、侵權(quán)賠償金等。上述行為，顯然不是以發(fā)揮商標(biāo)功能的使用為目的，而是將商標(biāo)本身作為謀利的工具，印證了該注冊行為的不正當(dāng)性。 四、實務(wù)中有關(guān)該條款法律適用的幾個具體程序問題 ?。ㄒ唬╆P(guān)于貫穿于審查、異議、爭議全過程的問題 按照北京市高院在清樣商標(biāo)案中的表述，2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款的立法精神應(yīng)當(dāng)貫穿于商標(biāo)申請審查、核準(zhǔn)及撤銷程序的始終，商標(biāo)局、商評委及法院在商標(biāo)申請審查、核準(zhǔn)及相應(yīng)訴訟程序中，若發(fā)現(xiàn)商標(biāo)注冊申請人是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段申請注冊商標(biāo)的，可以參照前述規(guī)定，制止不正當(dāng)?shù)纳虡?biāo)申請注冊行為。司法機(jī)關(guān)將該法條定位為商標(biāo)拒絕注冊的絕對事由，按照商標(biāo)審查的一般規(guī)則，在審查程序中，主管機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)申請商標(biāo)存在法律規(guī)定禁止使用或注冊的情形的，應(yīng)該依職權(quán)駁回商標(biāo)注冊申請。但由于此類大量注冊行為在單個商標(biāo)的審查程序中難以被發(fā)現(xiàn)，因此，在審查程序中駁回該類商標(biāo)注冊申請存在操作上的困難。當(dāng)然，如果主管機(jī)關(guān)有效建立起“黑名單”制度，則在審查程序中依新《商標(biāo)法》第四十四條第一款駁回此種不當(dāng)申請注冊的商標(biāo)，也是具有可行性的。 ?。ǘ╆P(guān)于在異議程序中適用的問題 作為商標(biāo)異議程序的入口，商標(biāo)局對異議理由的審查和接受是新《商標(biāo)法》第四十四條第一款得以進(jìn)入后續(xù)程序的前提。但是，關(guān)于異議理由的新《商標(biāo)法》第三十三條規(guī)定，對初步審定公告的商標(biāo)，自公告之日起三個月內(nèi)，在先權(quán)利人、利害關(guān)系人認(rèn)為違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規(guī)定的，或者任何人認(rèn)為違反本法第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的，可以向商標(biāo)局提出異議。公告期滿無異議的，予以核準(zhǔn)注冊，發(fā)給商標(biāo)注冊證，并予公告。新《商標(biāo)法實施條例》第二十六條規(guī)定，商標(biāo)異議申請有下列情形的，商標(biāo)局不予受理，書面通知申請人并說明理由：……（二）申請人主體資格、異議理由不符合商標(biāo)法第三十三條規(guī)定的。因此，從新《商標(biāo)法》及其《實施條例》的規(guī)定來看，對異議理由確實采取了明確列舉的方式，而第四十四條第一款確實不在其中。這就造成了實務(wù)中第四十四條第一款在異議復(fù)審及訴訟程序中被作為實體依據(jù)適用，但在異議程序中難以作為有效的異議理由被接納的困境。 ?。ㄈ╆P(guān)于如何實現(xiàn)程序有效銜接的問題 在實務(wù)中，商標(biāo)局雖然不接受將新《商標(biāo)法》第四十四條第一款作為異議理由，但對于非以使用為目的大量搶注商標(biāo)的行為亦予以規(guī)制，方法是適用《商標(biāo)法》第十條第一款第（八）項的規(guī)定。在不予注冊復(fù)審案件中，被異議商標(biāo)如果存在新《商標(biāo)法》第四十四條第一款情形，被依據(jù)第十條第一款第（八）項的理由接納進(jìn)來，會依據(jù)新《商標(biāo)法》第四十四條第一款不予核準(zhǔn)注冊。如果被異議人不服申請復(fù)審，由于在復(fù)審程序中商評委不適用《商標(biāo)法》第十條第一款第（八）項作為此種情形的規(guī)制依據(jù)，那么如何實現(xiàn)法律條款的轉(zhuǎn)換從而使得這種不正當(dāng)注冊行為得到有效規(guī)制呢？具體途徑有兩條：一是商評委根據(jù)原異議人請求的具體內(nèi)容和所提交的證據(jù)，認(rèn)定被異議人行為構(gòu)成不正當(dāng)大量搶注從而直接適用新《商標(biāo)法》第四十四條第一款不予核準(zhǔn)被異議商標(biāo)注冊。由于商標(biāo)局決定理由適用的是《商標(biāo)法》第十條第一款第（八）項，被異議人申請復(fù)審也是直接針對該條款，如果商評委直接轉(zhuǎn)換法律依據(jù)，后續(xù)訴訟中可能存在一定的風(fēng)險。第二種途徑是原異議人積極參加復(fù)審程序，并在陳述意見時積極主張新《商標(biāo)法》第四十四條第一款，那么根據(jù)新《商標(biāo)法實施條例》第五十三條第二款“原異議人的意見對案件審理結(jié)果有實質(zhì)影響的，可以作為評審的依據(jù)”的規(guī)定，商評委可以依據(jù)新《商標(biāo)法》第四十四條第一款的規(guī)定不予核準(zhǔn)被異議商標(biāo)注冊。相比之下，第二種途徑顯然法律依據(jù)更充分，法律風(fēng)險較小。對于案件當(dāng)事人來說，充分了解并積極適應(yīng)目前商標(biāo)確權(quán)部門在法律適用方面的具體要求，對于提高維權(quán)成功率顯然是至關(guān)重要的。 □國家工商總局商標(biāo)評審委員會 臧寶清 ◎清樣商標(biāo)異議復(fù)審行政糾紛案 原告：安國市金泰副食品有限責(zé)任公司（簡稱金泰公司）被告：國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會（簡稱商評委）第三人：湖北稻花香酒業(yè)股份有限公司（簡稱稻花香公司） 【案情】 被異議商標(biāo)為第8078350號清樣商標(biāo)，由金泰公司申請注冊在啤酒等商品上。稻花香公司針對該商標(biāo)向商標(biāo)局提出異議申請。商標(biāo)局作出裁定，對被異議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊。稻花香公司向商評委申請復(fù)審，其主要理由之一是金泰公司申請注冊被異議商標(biāo)構(gòu)成2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款所指“以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊”之情形，依法不應(yīng)核準(zhǔn)。商評委認(rèn)定：金泰公司的大量商標(biāo)注冊行為具有明顯的復(fù)制、抄襲他人較高知名度商標(biāo)的故意，擾亂了正常的商標(biāo)注冊秩序，損害公平競爭的市場秩序，已構(gòu)成2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款所指“以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊”之情形，應(yīng)不予核準(zhǔn)注冊，據(jù)此裁定，被異議商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊。 一審法院認(rèn)為，2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款的規(guī)定適用于注冊商標(biāo)撤銷程序，不適用于商標(biāo)異議程序，商評委適用法律錯誤，據(jù)此判決撤銷商評委作出的被訴裁定。 二審法院認(rèn)為，2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款規(guī)定的立法精神在于貫徹公序良俗原則，維護(hù)良好的商標(biāo)注冊秩序，營造良好的商標(biāo)市場環(huán)境，該項規(guī)定的立法精神應(yīng)當(dāng)貫穿于商標(biāo)授權(quán)及撤銷程序的始終，故商標(biāo)異議程序中可以參照前述規(guī)定。商評委應(yīng)當(dāng)參照而不是直接適用前述規(guī)定，其法律適用方法確有不妥，但其裁定結(jié)論正確，并無撤銷必要。二審法院判決：撤銷原審判決，駁回金泰公司的一審訴訟請求。 【點評】 本案的爭議焦點是2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款關(guān)于禁止以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊的規(guī)定是否適用于商標(biāo)異議程序。 對此，實踐中存在不同的認(rèn)識。一種觀點認(rèn)為前述規(guī)定的立法精神應(yīng)當(dāng)貫穿于商標(biāo)申請審查、核準(zhǔn)及撤銷程序的始終，故該款規(guī)定當(dāng)然適用于商標(biāo)異議程序。另一種觀點認(rèn)為該款規(guī)定只能適用于注冊商標(biāo)撤銷程序。 二審法院對前述兩種觀點均未采納，而是從法律解釋的角度，認(rèn)為《商標(biāo)法》在商標(biāo)授權(quán)程序中未規(guī)定與前述條款類似的條款，屬于法律漏洞，執(zhí)法機(jī)關(guān)在個案中應(yīng)當(dāng)填補(bǔ)該漏洞，填補(bǔ)的方法是參照適用（或稱類推適用）2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款的規(guī)定。二審法院在本案中闡明的法律適用方法，對于指導(dǎo)類似案件具有重要意義。 ◎第116793741號靈隱商標(biāo)無效宣告案 【案情】 第11679374號靈隱商標(biāo)（以下稱爭議商標(biāo)）由石家莊百世科技有限公司（即本案被申請人）于2012年10月31日提出注冊申請，核定使用在第43類住所（旅館、供膳寄宿處）等服務(wù)上，2014年4月7日獲準(zhǔn)注冊。2015年1月12日，杭州靈隱寺（即本案申請人）對爭議商標(biāo)提出無效宣告申請。申請人稱：“靈隱”是相關(guān)公眾對申請人的簡稱，與申請人形成了唯一對應(yīng)關(guān)系。除本案爭議商標(biāo)外，被申請人還搶注了大量知名商標(biāo)或景點名稱，從而獲得不當(dāng)利益，其注冊行為擾亂正常社會秩序，違反了誠實信用原則。因此，依據(jù)2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款等規(guī)定，請求對爭議商標(biāo)予以無效宣告。對此，被申請人答辯稱：“靈隱”并非申請人獨(dú)創(chuàng)，與申請人未形成對應(yīng)關(guān)系，被申請人的注冊行為并無惡意，請求維持爭議商標(biāo)的注冊。 商評委經(jīng)審理認(rèn)為，靈隱寺是浙江省杭州市一座歷史悠久的佛教寺院，在佛教界享有較高知名度，普通公眾一般易將“靈隱”視為該寺廟的簡稱。“靈隱”一詞含義獨(dú)特，具有較強(qiáng)的獨(dú)創(chuàng)性，被申請人將“靈隱”二字作為商標(biāo)進(jìn)行注冊和商業(yè)使用，容易使普通消費(fèi)者誤認(rèn)為爭議商標(biāo)標(biāo)示服務(wù)與申請人之間存有某種特定聯(lián)系，有損靈隱寺的對外形象、聲譽(yù)，傷害宗教感情。且除爭議商標(biāo)外，被申請人還在第6、16、25、30、35、42類等多個類別的商品或服務(wù)上申請注冊了蘇堤春曉、南屏晚鐘、雷峰夕照、斷橋殘雪、六巡江南、月上柳梢頭、人約黃昏后、姚啟圣等上千件商標(biāo)，多涉及景點名稱、古詩古詞等，考慮到靈隱寺的知名度以及被申請人對其申請注冊大量商標(biāo)的情況并無合理解釋，據(jù)此，可以認(rèn)定被申請人的注冊行為違反了誠實信用原則，不僅會導(dǎo)致相關(guān)消費(fèi)者對商品或服務(wù)來源產(chǎn)生誤認(rèn)，更擾亂了正常的商標(biāo)注冊秩序，并有損于公平競爭的市場秩序，被申請人申請注冊爭議商標(biāo)的行為已構(gòu)成2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款規(guī)定的情形。爭議商標(biāo)依法應(yīng)予以無效宣告。 【點評】 新《商標(biāo)法》第四十四條第一款中的“其他不正當(dāng)手段”是指屬于欺騙手段以外的擾亂商標(biāo)注冊秩序、損害公共利益、不正當(dāng)占用公共資源或者以其他方式謀取不正當(dāng)利益的手段。目前，商標(biāo)評審實踐和司法實踐均認(rèn)為，不以使用為目的，大量或多次搶注商標(biāo)的行為應(yīng)認(rèn)定為擾亂商標(biāo)注冊秩序的行為，應(yīng)適用新《商標(biāo)法》第四十四條第一款來進(jìn)行規(guī)制，此種做法對打擊惡意搶注行為具有重要意義。 |
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