新聞來源：中國知識產(chǎn)權(quán)報 

    --評香港匯豐銀行、匯豐中國銀行與陜西匯豐公司侵犯商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案

　　案號：

　?。?015）西中民四初字第00484號

　　【裁判要旨】

　　商標(biāo)使用許可合同未經(jīng)備案不得對抗善意第三人是針對不同被許可人之間的關(guān)系，屬于商標(biāo)許可使用意義上的對抗而非商標(biāo)侵權(quán)意義上的對抗，未經(jīng)備案并不影響簽約方進(jìn)行商標(biāo)維權(quán)；被控侵權(quán)人是否享有在先權(quán)利應(yīng)以其主張取得權(quán)利之時的主客觀狀況進(jìn)行認(rèn)定；善意共存是基于對不同合法權(quán)利及其不同主體各自分別延續(xù)下來的并行現(xiàn)狀，在符合一定條件下權(quán)利狀態(tài)的確認(rèn)；認(rèn)定善意共存應(yīng)考慮主觀上無侵權(quán)故意、客觀上有合法基礎(chǔ)；侵權(quán)行為的性質(zhì)不因侵權(quán)人長期持續(xù)實際使用而合法化，否則將有悖在先權(quán)利和善意共存等合理使用制度的立法本意和制度價值；權(quán)利人請求判令被控侵權(quán)人立即停止使用被控侵權(quán)字號并變更其企業(yè)名稱屬于請求上競合，判令停止使用被控侵權(quán)字號即可實現(xiàn)上述訴訟請求，法院不宜重復(fù)判決。

　　【案情介紹】

　　匯豐銀行于1980年10月14日起先后獲準(zhǔn)在北京、上海等地設(shè)立常駐代表機(jī)構(gòu)及分行。1989年10月6日匯豐銀行在香港注冊成為有限公司并變更為現(xiàn)名。1994年10月28日、1997年2月28日匯豐銀行分別獲得第770554號“滙豐”、第955523號“匯豐”注冊商標(biāo)，核定服務(wù)項目為“貨幣兌換、金融服務(wù)等”及“商業(yè)管理咨詢、調(diào)查研究、市場研究分析等”。2007年10月28日匯豐銀行獲得第4175645號“匯豐”注冊商標(biāo)，核定服務(wù)項目為“通過電腦系統(tǒng)提供金融交易服務(wù)、管理咨詢等”。2015年8月28日匯豐銀行普通許可匯豐中國銀行使用以匯豐銀行作為注冊商標(biāo)專用權(quán)人的注冊商標(biāo)。2007年3月29日匯豐銀行獨資設(shè)立匯豐中國銀行后，匯豐銀行的原各地分支機(jī)構(gòu)注銷，由匯豐中國銀行在北京、西安等地設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)，截至2008年底，其在國內(nèi)共設(shè)立79個網(wǎng)點。匯豐銀行授權(quán)匯豐中國銀行，使用“滙豐”和“匯豐”商號，并在其經(jīng)營場所、宣傳手冊及電視、報紙等宣傳廣告上對“匯豐”“HSBC”等商標(biāo)進(jìn)行了持續(xù)不斷的使用和在多家報刊進(jìn)行宣傳報道。

　　2004年9月13日，以資產(chǎn)管理為主要業(yè)務(wù)的金融企業(yè)陜西匯豐公司成立，經(jīng)營范圍是企業(yè)改制策劃、投資咨詢、資產(chǎn)管理，其前身為西安市碑林區(qū)匯訊理財工作室。陜西匯豐公司有“匯豐外匯網(wǎng)”“不良資產(chǎn)網(wǎng)”兩個網(wǎng)站，設(shè)有“匯豐業(yè)務(wù)介紹”“匯豐資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)”等欄目。匯豐銀行、匯豐中國銀行認(rèn)為陜西匯豐公司使用“匯豐”“滙豐”商標(biāo)及將“匯豐”作為公司字號，侵犯其商標(biāo)權(quán)并構(gòu)成不正當(dāng)競爭，訴至法院，請求判令陜西匯豐公司：停止侵權(quán)行為；停止使用“匯豐”字號并變更其企業(yè)名稱，變更后的企業(yè)名稱不得包含“匯豐”字樣；賠償損失50萬元。

　　西安中院審理判決：陜西匯豐公司立即停止侵犯匯豐銀行、匯豐中國銀行涉案第955523號“匯豐”、第770554號“滙豐”注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為；立即停止使用“匯豐”作為企業(yè)名稱中的字號；賠償匯豐銀行匯豐中國銀行損失（包含合理費用）10萬元。

　　【法官評析】

　　一、商標(biāo)使用許可合同未經(jīng)備案不影響簽約雙方的商標(biāo)維權(quán)

　　商標(biāo)普通使用許可合同是指注冊商標(biāo)的權(quán)利人在約定的期間、地域和以約定的方式，許可他人使用其注冊商標(biāo)，并可自行使用該注冊商標(biāo)或再許可他人使用其注冊商標(biāo)。最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十九條規(guī)定：商標(biāo)使用許可合同未經(jīng)備案的，不影響該許可合同的效力，但當(dāng)事人另有約定的除外。商標(biāo)使用許可合同未在商標(biāo)局備案的，不得對抗善意第三人。由此規(guī)定可以解讀未經(jīng)備案的商標(biāo)使用合同只要不違反法律、行政法規(guī)規(guī)定及當(dāng)事人另有約定外，則其效力應(yīng)該予以認(rèn)定；該規(guī)定中的善意第三人是指該商標(biāo)使用許可合同當(dāng)事人以外的與商標(biāo)專用權(quán)人就該商標(biāo)進(jìn)行交易的沒有過錯的當(dāng)事人?！安坏脤股埔獾谌恕笔侵覆坏脤古c許可方再次簽訂商標(biāo)使用許可合同的其他被許可方，調(diào)整的是不同被許可人之間的相互關(guān)系，而非針對未經(jīng)備案的商標(biāo)使用許可合同的簽約方與不特定的被控侵權(quán)行為人之間的關(guān)系；換言之，該規(guī)定特指商標(biāo)許可使用意義上的“對抗”而非商標(biāo)侵權(quán)意義上的對抗，未經(jīng)備案并不影響簽約雙方進(jìn)行商標(biāo)維權(quán)的權(quán)益。具體到該案中，匯豐銀行與匯豐中國銀行作為普通使用許可合同的許可人與被許可人，共同對陜西匯豐公司的侵權(quán)行為提起民事訴訟，說明匯豐中國銀行作為普通使用許可合同的被許可人已經(jīng)得到商標(biāo)注冊人匯豐銀行明確授權(quán)，加之匯豐銀行與匯豐中國銀行系關(guān)聯(lián)公司，匯豐中國銀行在業(yè)務(wù)承繼中享有了基于匯豐銀行的長期歷史發(fā)展沿革和在中國大陸金融服務(wù)領(lǐng)域的商譽(yù)、“匯豐”商標(biāo)和“滙豐”商標(biāo)知名度所形成的競爭優(yōu)勢，故匯豐銀行、匯豐中國銀行與該案有直接的利害關(guān)系；匯豐銀行、匯豐中國銀行認(rèn)為陜西匯豐公司使用其注冊商標(biāo)及企業(yè)字號，并以此法律事實產(chǎn)生的侵犯商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭民事法律關(guān)系為由，將陜西匯豐公司作為該案被告提起民事訴訟，符合我國民事訴訟法第一百一十九條及最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第四條的規(guī)定，訴訟主體適格。

　　二、商標(biāo)共存的法律屬性及其條件

　　商標(biāo)共存是指兩個或者兩個以上相同或者近似的商標(biāo)在相同或者類似商品上使用，但是由于特定的歷史原因，使得兩者均能被不同主體共同和平共存使用。一般而言，不同主體的知識產(chǎn)權(quán)或者商業(yè)標(biāo)識權(quán)利的共存應(yīng)指善意共存，而善意共存不等于事實上的共存，法律認(rèn)定的共存應(yīng)為基于對不同合法權(quán)利及其不同主體各自分別延續(xù)下來的并行現(xiàn)狀，在符合一定條件下的權(quán)利狀態(tài)的確認(rèn)，而非對于事實上并行共存的使用行為進(jìn)行確認(rèn)或者賦權(quán)。認(rèn)定共存應(yīng)當(dāng)考慮的因素主要有：一是不同的使用者主觀上無侵權(quán)故意；二是使用者客觀上對使用的商標(biāo)有合法基礎(chǔ)；三是不同的使用者應(yīng)是持續(xù)原狀使用；四是不同的使用者應(yīng)在原有范圍內(nèi)使用。相反，對于被控使用者惡意或者侵權(quán)性質(zhì)的使用行為，權(quán)利人任何時候發(fā)現(xiàn)或者提出權(quán)利主張，均應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)。換言之，侵權(quán)行為的性質(zhì)并不因侵權(quán)人長期使用而改變，不能因侵權(quán)人實際使用而合法化，進(jìn)而使侵權(quán)人取得與權(quán)利人的商標(biāo)、商號共存的權(quán)利，否則將有悖在先權(quán)利和善意共存等合理使用制度的立法本意和制度價值。

　　具體到該案中，陜西匯豐公司登記成立時，匯豐銀行及其“匯豐”商號在銀行、金融服務(wù)領(lǐng)域已享有較高的知名度。在此情形下，陜西匯豐公司使用“匯豐”作為企業(yè)字號，將“匯豐”作為網(wǎng)站名稱或者標(biāo)題單獨突出使用，起到了強(qiáng)調(diào)并指示服務(wù)來源的作用，會使相關(guān)公眾對市場主體或服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆，誤認(rèn)為陜西匯豐公司及其涉案網(wǎng)站和其所從事的業(yè)務(wù)與匯豐銀行、匯豐中國銀行開展的業(yè)務(wù)有特定聯(lián)系，陜西匯豐公司在登記企業(yè)名稱時未盡到合理避讓義務(wù)，主觀上具有搭便車的故意，客觀上利用了匯豐銀行、匯豐中國銀行“匯豐”商號的知名度、商譽(yù)及因此形成的市場競爭優(yōu)勢，違背了誠實信用的原則。因此，匯豐銀行、匯豐中國銀行與陜西匯豐公司“匯豐”字號共存的基礎(chǔ)并不存在。

　　三、侵犯企業(yè)名稱權(quán)判決主文應(yīng)表述為停止使用還是變更企業(yè)字號

　　最高人民法院《關(guān)于審理注冊商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定：被訴企業(yè)名稱侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)或者構(gòu)成不正當(dāng)競爭的，人民法院可以根據(jù)原告的訴訟請求和案件具體情況，確定被告承擔(dān)停止使用、規(guī)范使用等民事責(zé)任。最高人民法院《關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》第十條規(guī)定：因使用企業(yè)名稱而構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)的，可以根據(jù)案件具體情況判令停止使用，或者對該企業(yè)名稱的使用方式、使用范圍作出限制。因企業(yè)名稱不正當(dāng)使用他人具有較高知名度的注冊商標(biāo)，不論是否突出使用均難以避免產(chǎn)生市場混淆的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)當(dāng)事人的請求判決停止使用或者變更該企業(yè)名稱。由此規(guī)定說明，侵犯企業(yè)名稱權(quán)民事責(zé)任的承擔(dān)方式有停止使用或者變更該企業(yè)名稱、規(guī)范使用。

　　司法實踐中，法院對構(gòu)成侵犯企業(yè)名稱權(quán)的，裁判文書的表述通常有4種情況：一是停止使用；二是變更企業(yè)名稱；三是停止使用，并變更企業(yè)名稱；四是規(guī)范使用企業(yè)名稱。對于單獨表述為停止使用、變更企業(yè)名稱、規(guī)范使用企業(yè)名稱均無爭議，但若判決被控侵權(quán)人停止使用，并變更企業(yè)名稱，則值得推敲。首先，如前司法解釋規(guī)定，侵犯企業(yè)名稱權(quán)民事責(zé)任的承擔(dān)方式有停止使用或者變更該企業(yè)名稱，兩者之間是選擇關(guān)系，而非并列關(guān)系；其次，停止使用后引發(fā)的結(jié)果可能是變更企業(yè)字號，也可能是其他方式，變更企業(yè)名稱則意味著停止使用侵權(quán)字號，因此若同時判決被控侵權(quán)人停止使用，并變更該企業(yè)名稱，在語法上則可能存在重復(fù)的內(nèi)容。

　　具體到該案中，匯豐銀行、匯豐中國銀行請求陜西匯豐公司立即停止使用“匯豐”字號并變更其企業(yè)名稱，變更后的企業(yè)名稱不得包含“匯豐”字樣。法院考慮到匯豐銀行、匯豐中國銀行的訴訟請求“判令立即停止使用‘匯豐’字號并變更其企業(yè)名稱，變更后的企業(yè)名稱不得包含‘匯豐’字樣”在具體請求上有所重復(fù)，故判令陜西匯豐公司停止使用“匯豐”作為企業(yè)名稱中的字號即可實現(xiàn)上述訴訟請求。（作者單位：西安市中級人民法院  姚建軍）